Durante años, hablar del alcance extraterritorial de las decisiones de los jueces de los Estados Miembros de la UE en materia de patentes en Europa planteaba muchas reservas. Hoy, la situación ha cambiado. El reconocimiento por parte del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) de su capacidad para ejercer su jurisdicción más allá de sus fronteras territoriales (el denominado “long-arm” del TUP), ha pasado de ser una posibilidad jurídica discutida en foros especializados en patentes, a convertirse en una realidad, con efectos muy concretos para las empresas de los Estados contratantes y no contratantes del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (“ATUP”).
El punto de partida de la anterior doctrina no está, en realidad, en decisiones dictadas por el propio TUP, sino en la sentencia dictada por el TJUE en el asunto BSH c. Electrolux (C-399/22).
La demanda interpuesta en este asunto trataba sobre la supuesta infracción de una patente europea (“PE”), en el ámbito de los electrodomésticos, que había sido validada, además de en Suecia, en otros Estados contratantes del Convenio de la Patente Europea (incluidos España, el Reino Unido y Turquía).
El debate ante el TJUE giró en torno a la determinación de si un tribunal sueco podía examinar y pronunciarse sobre las acciones de infracción de las distintas validaciones nacionales de la PE, aunque los actos se hubieran producido en varios países distintos de Suecia, las patentes estuvieran registradas en tales países y la demandada hubiera planteado la nulidad de la patente de la actora. BSH sostenía que era posible y Electrolux argumentaba que no lo era.
El tribunal finalmente falló a favor de BSH. Entendió que bajo determinadas condiciones (en particular, cuando el demandado estuviera domiciliado en el Estado ante el que se interpusiera la acción; o sea Suecia), un único tribunal podía analizar de forma conjunta infracciones que se cometieran en varios territorios, creando una suerte de jurisdicción única para violaciones transfronterizas de patentes europeas.
El TUP (como órgano jurisdiccional común a varios estados miembros de la UE) ha acogido sin reservas y hecho suya la anterior doctrina del TJUE ejerciendo y consolidando el mencionado long arm del TUP; o sea, la capacidad del Tribunal para proyectar sus decisiones en Estados no contratantes del territorio ATUP (p.ej. España).
El litigio entre Dyson c. Dreame/Eurep ante el TJUE (C-196/26) reabre el debate en torno al alcance transfronterizo de las resoluciones del TUP.
El caso enfrenta a la compañía inglesa Dyson con la compañía china domiciliada en Hong Kong Dreame con otras compañías del grupo; y con el representante autorizado de esta firma domiciliado en Alemania, la compañía Eurep.
Dyson demandó a Dreame por la posible infracción de una patente vinculada a sus conocidos moldeadores de pelo, por parte de productos comercializados por esta a través de páginas web adaptadas a cada país de la UE. La División Nacional de Hamburgo del Tribunal de 1ª Instancia del TUP declaró la existencia de infracción respecto una determinada gama de los productos de Dreame y ordenó medidas de cesación provisionales que debían extenderse, además del territorio del TUP, también a España, que, como es sabido, es un Estado no contratante del ATUP. Demandante y demando recurrieron la anterior decisión ante el Tribunal de Apelación del TUP.
Pues bien; el interés jurídico de este caso radica en la decisión adoptada por el Tribunal de Apelación del TUP. El Tribunal, consciente de que la decisión adoptada por la División Nacional de Hamburgo en la instancia representaba un paso adelante respecto de la doctrina sentada por el TJUE en el asunto BSH c. Electrolux, plantea por primera vez una cuestión prejudicial ante el TJUE (asunto C- 196/26) para que el TJUE aclare los límites de la jurisdicción del TUP en supuestos de hecho más complejos que el estudiado en el anterior asunto BSH c. Electrolux.
A saber: cuando en el caso concreto existe el riesgo de decisiones irreconciliables; cuando la cuestión de competencia transfronteriza del TUP se suscita en sede de medidas cautelares o cuando en las conductas denunciadas interviene un representante autorizado de la demandada en la UE que se asimila o puede asimilarse a la figura de “intermediario” para poder interponer la demanda en el TUP.
En este orden de cosas, la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación del TUP ante el TJUE no pretende cuestionar (revisitar) la doctrina establecida en el asunto BSH/Electrolux, sino que aspira, como decimos, a delimitar su alcance. Es decir, a concretar hasta dónde puede estirarse la lógica jurídica que subyace bajo el mencionado long arm del TUP, sin alterar el equilibrio sobre el que se construye el sistema.
Para las empresas españolas toda esta problemática implica un cambio relevante. Ya no basta con analizar en qué países se protege o debe protegerse una patente o dónde se comercializa o debe comercializarse un producto sin temor de ser demandado. A partir de ahora, también será necesario anticipar cómo puede o podría actuar el TUP frente a empresas españolas que tengan presencia física en Estados contratantes del TUP o que comercialicen sus productos en el territorio TUP a través de intermediarios. En sectores especialmente intensivos en innovación, esta variable puede resultar determinante.
En todo caso, más allá del caso concreto que nos ocupa asunto (C- 196/26), lo que está en juego con esta cuestión prejudicial tiene mucho más calado. Se trata de determinar cómo encaja la jurisdicción transfronteriza del TUP con el Derecho internacional público (el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados); con el marco jurídico para la creación de una protección unitaria mediante patente en la UE; con el Tratado de Funcionamiento de la UE; con las disposiciones del Reglamento de Bruselas I bis; con las disposiciones del ATUP; y con la anterior jurisprudencia del TJUE en litigios transfronterizos en patentes.
La respuesta debe hacerse esperar. Es el TJUE quien tiene la última palabra. Hasta entonces, la línea que separa el posible alcance “extraterritorial” o “territorial” de las decisiones del TUP seguirá siendo, en cierta medida, difusa.
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