El titular de una marca registrada tiene el derecho de prohibir el uso cuando el tercero utilice un signo idéntico o semejante al registrado; sin embargo, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que está registrada la marca, han de darse dos condiciones:
- que ésta sea notoria o renombrada en España;
- que con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.
En el supuesto de hecho de la sentencia del TGUE de 16 de junio de 2016, una empresa de EEUU solicita el registro de la marca «Kule» ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), para productos de joyería, maletas, ropa y calzado. El Barça formula oposición al registro por considerar que genera confusión con:
- otras marcas anteriores referidas a las mismas clases de servicios (ropa, joyería, mochilas de deporte, etc);
- el término «Culé», marca no registrada pero notoriamente conocida en España.
Sin embargo, la división de oposición de la EUIPO desestima el recurso presentado por el Barça, que decide recurrir la decisión ante la sala de recursos de la EUIPO. Se vuelve a rechazar el recurso. Tras la resolución, el Barça recurre a la vía judicial ante el TGUE.
El TGUE desestima el recurso interpuesto y da la razón a la EUIPO por los motivos siguientes:
- en cuanto a las marcas anteriores: las pruebas, además de ser presentadas fuera de plazo, no demuestran un uso efectivo para los productos mencionados;
- en cuanto al término «Culé»: las pruebas sólo revelan su utilización para denominar al club y a sus seguidores, sin guardar relación con los productos designados por las marcas anteriores
Para Ramón Cañizares, socio-asociado del área de marcas de ELZABURU, esta decisión es acertada. Según el abogado: “en esta confrontación entre Kule LLC y el FC Barcelona, las reglas de juego están escritas en los Reglamentos sobre la marca de la UE y en la jurisprudencia. Y una de las más claras es la obligación de aportar prueba de uso de las marcas oponentes, si éstas han estado registradas ya más de cinco años”. En este sentido, “por mucho que se demuestre que el término “culé” es muy conocido en Europa como designación del seguidor del FC Barcelona, y al margen de lo conocido que pueda ser un equipo de fútbol, lo que se discutía no es eso, sino verificar que ese término “culé” se ha utilizado como marca para distinguir, en este caso, joyería, ropa y artículos de cuero. Si eso no puede probarse, ya puede ser un grandísimo equipo y tener al mejor abogado del mundo, que la oposición no se puede ganar, y el resultado de la sentencia no puede ser otro que el que ha sido”.
En efecto, esta sentencia pone de manifiesto la importancia de contar con una consistente prueba de uso de la marca en relación con los productos o servicios en cuestión, así como en el caso de alegar su notoriedad.
Para probar la notoriedad se suelen presentar facturas, publicidad en prensa, noticias en las que aparezca la marca, estudios de mercado, decisiones anteriores que estimen la notoriedad, etc. Todas las pruebas deben presentarse con su fecha y en caso de que se citen periódicos es conveniente decir el número de ejemplares de las tiradas.
“La recopilación de evidencias y documentos no es un asunto baladí sino que marca la diferencia”, como apunta la directora de Marca Internacional de Pons, Isabel Cortés, que considera que “El FC Barcelona no ha logrado que el Tribunal General de la Unión Europea resolviera a su favor sobre la notoriedad del término CULÉ como consecuencia de las escasas pruebas aportadas durante el largo conflicto que ha mantenido con la también marca KULE, de la empresa americana con mismo nombre, KULE LLC. Los documentos presentados solamente hacían referencia al conocimiento general del vocablo como apodo que reciben los seguidores del club o sus jugadores, resultando claramente insuficientes para demostrar el uso de los productos en cuestión, relativos joyería, ropa y marroquinería.
No obstante, añade: “Quedaría abierta la eventual posibilidad de un recurso de nulidad, pero no sin antes conformar una sólida prueba de uso que les permitiera obtener una resolución sobre el fondo”.
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