MARCAS

La vulgarización, el mal que acecha a las marcas

Tribuna

Que una marca llegue a ser renombrada quizá sea su máxima aspiración. No todas las empresas tienen los mismos objetivos, pero resulta una perogrullada afirmar que, hablando de marcas, es el mayor de los éxitos. 

Los signos que alcanzan este reconocimiento se caracterizan por ser conocidos por todo el mundo casi sin excepción. Si hablamos de Nike, Coca Cola o Apple estoy seguro de que a nadie se le escapa el sector al que se dedican estas marcas y los productos que ofrecen. 

Las distintas regulaciones en materia de marcas confieren una protección especial a los signos distintivos unánimemente reconocidos. Dicha protección consiste en impedir que se registre un signo que se parezca a otro de aquella naturaleza aunque ofrezca productos o servicios completamente diferentes de los de la marca renombrada. Ni que decir tiene que lo contrario supondría un evidente aprovechamiento desleal susceptible de interpelación judicial en el caso de que se llegase a obtener el registro. 

Sin embargo, pese a esta protección especial, las marcas renombradas, como consecuencia de su fama, se enfrentan a un peligro que suele acecharlas desde distintos frentes. La Ley 17/2001 de Marcas dispone como prohibición absoluta de registro (artículo 5.1.d) y como causa de caducidad (artículo 55.1.d) aquellas marcas que se hayan convertido en “habituales para designar productos o servicios en el lenguaje común leal o en las costumbres leales y constantes del comercio”. Es decir, que se hayan vulgarizado. 

La vulgarización de marcas no es algo que ocurra habitualmente. Sin embargo, no han sido pocas las marcas que han sucumbido a este fenómeno. Podría decirse que es la muerte de éxito de un signo distintivo, que afecta por lo general a las marcas renombradas y que, como decía, es relativamente fácil caer en ello si no se adoptan las medidas necesarias.

La consecuencia directa de la vulgarización es la pérdida del carácter distintivo de la marca y, por tanto, del primer requisito que se exige a una marca para que pueda ser registrada. 

Cuando una marca alcanza un reconocimiento notable entre el público se corre el riesgo de que se empiece a usar el nombre de la marca para designar productos idénticos pero de marcas distintas. Corresponde a los titulares de la marca velar por preservar el signo distintivo. Es decir, evitar que terceros empleen el tirón de la marca renombrada para designar sus propios productos. La omisión de esto sería el primer paso para llegar a la vulgarización. Está en manos del titular del signo poner los medios necesarios para evitar que devenga en habitual. 

Poseer una marca (y más si es renombrada) es una tarea dinámica que implica cuidarla, mantenerla y defenderla. 

Antes decía que son muchas las marcas que han terminado vulgarizadas. Para hacernos una idea de esto no hay más que fijarse en la que, en mi opinión, es una de las marcas más vulgarizadas: Kleenex. Un elevado tanto por ciento de la población se refiere al común de los pañuelos desechables con ese nombre, aunque se trate de un mero trozo de papel higiénico. Incluso hay diccionarios, entre ellos el de la RAE, que recogen la palabra clínex como acepción de estos productos. Cuando se llega a este punto de habitualidad en la designación de un bien se puede certificar oficialmente la vulgarización de un signo. Pese a ello, Kleenex sigue vivo y luchando por preservar la marca. 

No hace mucho vi en una conocida franquicia de cafeterías – pastelerías vender bollos elaborados por el personal de la cafetería que eran denominados “Donuts”. El hecho de que fuesen producidos por el personal del establecimiento y no en las fábricas de Panrico evidencia que los Donuts que vendían no eran originales. En el momento en que todos los establecimientos empiecen a vender sus propios Donuts y sean designados de esta forma estaremos más cerca del fin de esta marca, siempre y cuando los titulares de la marca no ejerzan una defensa activa del signo. Hace unos años Donuts tuvo un encontronazo en los tribunales con una marca similar. La acción de Panrico supuso la defensa de su signo e indirectamente una lucha contra la vulgarización.   

La marca “Oropesinas” sabe muy bien de lo que hablo, ya que hace relativamente poco, la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó una resolución que vino a establecer los requisitos por los que se podría llegar a entender que una marca se había vulgarizado y por ende los medios que se debían adoptar para evitarlo. 

En la sentencia 292/2014, de 11 de junio, el tribunal se pronunció sobre un supuesto en el que se valoraban todos los elementos para considerar la vulgarización del pastelillo conocido como “Oropesinas”, oriundo de Oropesa del Mar (Castellón)

Grosso modo. En su día se registró la marca “Oropesinas” para referirse a un tipo de dulce. Años después un tercero solicitó y consiguió el registro de la marca “Les oropesinas artesanals de…”. Ante este hecho, el titular de la primera marca solicitó la nulidad de la segunda y, durante el proceso, este formuló reconvención suplicando la caducidad de la primera. 

El juzgado de lo mercantil declaró la nulidad de “Les oropesinas artesanals de…” y la caducidad de “Oropesinas”. Posteriormente, en segunda instancia, la Audiencia Provincial mantuvo la nulidad de “Les oropesinas artesanals de…”. 

Finalmente el Tribunal Supremo resolvió a favor de “Oropesinas” por considerar un hecho significativo y es que los titulares de esta marca, antes de interponer una demanda, requirieron a sus infractores para que cesaran en su actividad. La Sala Primera entendió este acto como una maniobra encaminada a evitar la vulgarización de la marca, por lo que anuló la marca “Les oropesinas artesanals de…” y mantuvo la originaria. 

En este caso se pretendió sin éxito que las oropesinas fueran reconocidas como una denominación genérica, más que como una marca.  

Como vemos, poseer una marca implica muchas cosas más allá de hacer las pertinentes renovaciones. 

La sentencia del Tribunal Supremo a la que acabo de referirme deja claro cuál debe ser la postura del propietario de la marca. Este tiene que ocupar una posición de proactividad en la vigilancia del uso que se hace del signo por terceras personas. 

Con esto quiero decir que se deben controlar múltiples frentes que van desde el adiestramiento del personal al servicio de la marca hasta el posible uso en medios de comunicación, incluidos los diccionarios; y el uso del signo ® o similares. 

En definitiva se trata de realizar toda una auditoría del estado del signo y del uso que se hace de él para conservar la distinción que toda marca debe tener y evitar que esta se diluya en denominaciones genéricas. 

A ello hay que añadir algo de suma relevancia y es que todas las medidas que se implementen para proteger la marca deben poder probarse en un ulterior proceso judicial. Es decir, las prevenciones a seguir en defensa de la marca deber ser eficaces para la consecución de este objetivo y, además, tienen que tener fuerza probatoria. 

No es preciso esperar a que, como con los Donuts o Kleenex, por nombrar algunas marcas en riesgo de vulgarización, alguien empiece a usar el nombre de nuestra marca para tomar medidas, sino que se tiene que llevar a cabo toda una estrategia  encaminada a proteger el signo, que es la piedra angular de toda empresa.