Ya se trate de una “megafusión” propuesta en el sector farmacéutico o de una adquisición de mercado medio en la industria de alimentos y bebidas, la consolidación se ha convertido en una parte inevitable de los negocios modernos en casi todos los rincones del mundo. A medida que las organizaciones buscan una mayor eficiencia y escala operativa, se produce un constante aumento de las fusiones y adquisiciones en todo el espectro de la industria. De hecho, según el último informe de Cross-Border M&A Index de Baker & McKenzie hubo un aumento del 14% en los acuerdos transfronterizos en el primer trimestre de 2016 en comparación con el mismo período del año pasado, con compradores anunciando acuerdos por un total de 302.582 millones de euros.
El valor financiero de una empresa es obviamente una parte fundamental de cada acuerdo de fusiones y adquisiciones y cuando las empresas que se fusionan hacen un balance de sus activos, la propiedad intelectual representa un porcentaje significativo de su valor. Una de las prioridades más importantes en cada transacción comercial es identificar y analizar adecuadamente los activos de propiedad intelectual ya que la propiedad, validez, aplicabilidad y transferibilidad de los derechos de propiedad intelectual de una empresa afecta directamente el valor del negocio.
En el mercado de hoy en día, orientado hacia las marcas, la propiedad intelectual registrada, como las marcas, se encuentra entre los activos corporativos más valiosos de una organización. Centrarse en las marcas durante el proceso de “due diligence” (debida diligencia) de fusiones y adquisiciones es ahora tan importante como investigar patentes, derechos de autor u otros activos de propiedad intelectual y pasar por alto este paso podría dar lugar a costosas sorpresas que no se harán evidentes hasta mucho tiempo después.
Desafortunadamente, esto no es un riesgo teórico. El hecho de no examinar las marcas registradas durante el proceso de “due diligence” de una manera apropiada para el acuerdo en cuestión puede conducir a la reevaluación, cambio de precio o cambios estructurales de la transacción. Existen casos documentados de las consecuencias de esto en el pasado, incluyendo el caso de un fabricante global de automóviles que pagó tres cuartos de millón de dólares para comprar una compañía de automóviles de lujo y más tarde descubrió que si bien había comprado el derecho a fabricar los coches, no tenía propiedad de la marca registrada. Las compañías finalmente llegaron a un acuerdo, pero la firma compradora admitió que, si hubiese conocido estas circunstancias, el precio hubiese sido mucho más bajo del que pagó finalmente.
Por ello, la revisión exhaustiva sobre las marcas registradas y su validación debe llevarse a cabo al inicio del proceso de “due diligence” ya que puede ayudar a evitar las connotaciones negativas y los costes innecesarios asociadas con estos errores.
Beneficios para ambas partes
El proceso de revisión y validación beneficia claramente a ambas partes involucradas en una fusión o adquisición. Por un lado, ofrece toda la información crítica sobre la validez y el alcance de los activos de la marca que afectarán al valor total de la venta a los compradores. El proceso proporcionará la información crítica necesaria para permitir al comprador abordar cuestiones estratégicas de marca, como la capacidad de utilizar las marcas en categorías relevantes para su negocio específico, los mercados globales en los que se pueden utilizar y cuándo caducarán los registros para evitar cualquier problema posterior.
Por otro lado, para los vendedores, el proceso de revisión y validación de la marca les ayudará, en última instancia, a lograr una transacción sencilla y directa. Contar con esta información detallada, precisa y completa también puede resultar valioso durante las etapas de negociación ya que ayudará al vendedor a establecer el valor total de sus activos de propiedad intelectual.
Validación de Marcas
Tanto si la actividad de fusiones y adquisiciones es un acontecimiento puntual para una organización o si una empresa está preparando un acuerdo, es importante conocer al detalle la validación de las marcas registradas. Hay varios elementos fundamentales en el proceso, el primer requisito básico es identificar todos los activos de marcas registradas en la cartera del vendedor. La empresa tiene que confirmar la propiedad de todas sus marcas registradas, comprobando la cadena de títulos para asegurarse de que cada marca se archiva en el nombre del propietario correcto. El estado de esas marcas también tendrá que ser investigado para asegurarse de que son actuales, incluyendo la determinación de las fechas de vencimiento y las solicitudes pendientes.
La validación adecuada de las marcas registradas también debe incluir la identificación de la jurisdicción en la que está registrada cada una de ellas, teniendo en cuenta las jurisdicciones que son “first-to-use’ (primero en usarlo) en comparación con aquellas que son ‘first-to-file’ (primero en patentarlo). Algunos países pueden reconocer derechos de marcas comerciales de derecho consuetudinario basados en el uso de una marca, mientras que otras jurisdicciones dan prioridad al primero en presentar una solicitud de marca, independientemente de su uso.
Otro paso importante es examinar las clasificaciones de bienes y servicios para confirmar que cubren el uso previsto por el comprador. Los registros de nombres de dominio también deben ser validados para confirmar que los nombres de dominio de importancia son propiedad del vendedor y no de un empleado o directivo específico dentro de la empresa, un licenciatario u otra entidad.
El acuerdo externo
Mientras que cada vez más compañías son conscientes de la importancia de validar la marca registrada, las complejidades y el tiempo asociado a este proceso, si se hace de forma adecuada, pueden representar un desafío importante para los departamentos legales internos de las empresas. Hay muchas facetas de la revisión y la validación de una marca registrada, que son muy importantes y que por su complejidad no puede ser llevada a cabo por muchas organizaciones porque no cuentan con la experiencia o los recursos internos necesarios para llevarlas a cabo correctamente. En estos casos, es aconsejable buscar la ayuda de expertos externos que pueden ser la solución más sensata, para asegurar que toda la cartera sea correctamente revisada y verificada y así poder garantizar que la información es actual y está tan actualizada como sea posible.
En cada acuerdo de fusiones y adquisiciones se plantean grandes desafíos tanto en términos financieros como reputacionales, y las empresas ya no pueden permitirse pasar por alto la contribución que las marcas registradas hacen al valor financiero de una empresa. Existen soluciones sencillas para reducir la complejidad de la “due diligence” de marcas registradas, por lo que las organizaciones pueden concentrar sus esfuerzos en la transacción en sí y no sufrir costosas consecuencias no previstas.
ElDerecho.com no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación