1.- Hechos.
La compañía norteamericana Eli Lilly (“Lilly”) es titular de una patente europea (validada en España y concedida en el año 1997) que tiene por objeto el uso del principio activo Raloxifeno en la preparación de un medicamento útil en el tratamiento y prevención de la osteoporosis. Asimismo, es titular de un Certificado Complementario de Protección (“CCP”) que prorrogó la vigencia de la patente hasta el 5 de agosto de 2013.
Por su parte, la compañía alemana Daiichi Sankyo Europe (“Daiichi”) es licenciataria exclusiva de la anterior patente y CCP y comercializa en España, a través de su filial española, el medicamento Raloxifeno bajo la marca Evista®.
La filial española de la compañía de genéricos Teva, tras obtener una autorización de comercialización de la AEMPS, empezó a comercializar en España el medicamento genérico de Raloxifeno (“Raloxifeno Teva”), en mayo de 2011, esto es, más de dos años antes de la caducidad de la patente y CCP de Eli Lilly.
Dicha conducta supuso que, conforme a las normas regulatorias del sector farmacéutico, se creara una “agrupación homogénea” para los medicamentos de Raloxifeno autorizados en España, la cual comprendía, tanto el producto original Evista(®) como el genérico Raloxifeno Teva. La creación de esta “agrupación homogénea” conllevó, entre otras cuestiones, que Daiichi se viera forzada a reducir en un 40% el precio de su producto Evista® para equipararlo al del genérico Raloxifeno Teva, a efectos de evitar el riesgo de perder su cuota de mercado.
En estas circunstancias, Lilly y Daichii demandaron a Teva por infracción de la patente y CCP antes aludidos, solicitando la declaración de infracción, así como la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.
El Juzgado de primera instancia estimó la demanda, si bien limitó una partida indemnizatoria. Ambas partes interpusieron recurso de apelación frente a la Audiencia Provincial de Madrid pidiendo la revocación de la Sentencia en lo que les resultaba desfavorable.
3.- Pronunciamientos.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de Teva y estima el recurso de Eli Lilly y Daiichi, acogiendo la demanda en su integridad y eliminando la limitación en cuanto a la indemnización que había establecido la Sentencia de primera instancia.
Los pronunciamientos de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que pueden destacarse son los siguientes:
- Primero, la Sentencia confirma la legitimación activa de la licenciataria, Daiichi, para accionar por infracción de patente: (i) reconociendo su condición de licenciataria en exclusiva a pesar de que existiera una estipulación en el contrato de licencia que reservaba facultades de explotación en favor de la propia licenciante (Lilly), y ello por cuanto que tal modalidad de explotación está permitida en la propia Ley de Patentes; y (ii) a pesar de que la licencia en exclusiva no estuviera inscrita en la OEPM, y ello por cuanto que actuaba conjuntamente con el titular de la patente.
- Segundo, la Audiencia Provincial declara la imposibilidad de la demandada de solicitar la nulidad de la patente de la actora, al haber precluido tal posibilidad por haber ejercitado dicha acción en otro proceso anterior (entre las mismas partes y referido a la misma patente) que terminó desestimando su acción, y ello a pesar de que la causa de nulidad invocada fuera distinta en uno y otro proceso.
- Y, tercero, la Sentencia confirma la condena en costas a la demandada ordenada por el Juzgado de primera instancia en virtud del criterio de vencimiento objetivo del art. 394.1 LEC, y ello en la medida en que, aunque la estimación de la demanda por el Juzgado no había sido “íntegra” sí lo había sido “en lo sustancial” o “en lo esencial”.
3.- Comentario.
Lo resuelto por la Audiencia Provincial en las tres cuestiones arriba reseñadas venía respaldado por jurisprudencia previa. Así, cabe citar:
- En cuanto a la legitimación activa de la licenciataria no inscrita: la STS de 11 de julio de 2000 (ECLI:ES:TS:2000:5712), el ATS de 8 de febrero de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:735A), o la SAP Madrid de 18 de julio de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:11772).
- Respecto a la preclusión de alegaciones y cosa juzgada: la STS de 30 de diciembre de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:7566) o la STS de 26 de junio de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:4005).
- Y, en cuanto a la condena en costas a la demandada en caso de estimación no “íntegra” pero sí “sustancial” de la demanda: la STS de 14 de marzo de 2003 (ECLI:ES:TS:2003:1736) o la STS de 9 de julio de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:5668).
María CADARSO
Nota: Estimado lector este comentario jurisprudencial procede del Anuario Elzaburu. Usted podrá acceder al resto de comentarios del Anuario que se hallan publicados en el portal de Elzaburu (https://elzaburu.com/) para lo cual solo tendrá que incluir en el apartado Buscar 🔍 del portal el término Anuario Elzaburu para así poder acceder a los contenidos ya publicados.
Nota: La publicación de este texto viene ilustrada con una imagen generada con IA.
ElDerecho.com no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación