Gabriel Marín: el problema estriba en que el legislador ha impuesto el binomio obra-originalidad pero no ha ofrecido ningún concepto uniforme para esta última
Entrevistamos a Gabriel Marín, Abogado de ClarkeModet, con motivo de la reciente e interesante sentencia fallada por el TJUE de 12 septiembre de 2019, C-683/17, EDJ 2019/683662 (Cofemel v. G-Star) en materia de diseños y derechos de autor, así como en relación a otros asuntos ante el TGUE en los que ha participado recientemente los servicios jurídicos de ClarkeModet.
1.- Sr. Marín, el pronunciamiento del TJUE viene a sostener que el diseño de una prenda no estaría protegido por derechos de autor por su efecto estético. En este sentido ¿por qué el concepto de originalidad es jurídicamente tan escurridizo?
En efecto, lo que viene a sostener la sentencia es que el llamado “efecto estético” de un diseño es completamente ajeno al derecho de autor, donde lo relevante es que estemos ante una “obra” tal y como la define nuestras normas sobre derechos de autor. Para ello, se exige que la obra sea original, concepto éste último que nada tiene que ver con la creatividad, porque se puede ser creativo pero no original. La creatividad implica que las ideas trascienden del ámbito abstracto al ámbito material, pero la originalidad exige la forma elegida por el autor incorpore una especificidad suficiente como para merecer la protección jurídica que las leyes conceden al autor sobre su obra. Pero el problema de fondo estriba precisamente en que, si bien el legislador ha impuesto el binomio obra-originalidad sin embargo no ha ofrecido ningún concepto uniforme para esta última. Por ello encontramos diversos criterio y niveles de originalidad según el ordenamiento jurídico al que nos refiramos. Por ello sentencias como la referida que viene a unirse a otras anteriores intenta ofrecer un concepto uniforme de originalidad como concepto autónomo dentro de la Unión Europea.
2.- ¿Hasta qué punto la personalidad del autor en su vertiente de manifestación creativa es también un bien objeto de protección jurídica?
Podríamos decir que es precisamente la expresión de la personalidad del autor lo que identifica la originalidad desde una perspectiva claramente subjetiva, y por tanto lo mínimamente exigible a una obra para ser protegible por derechos de autor, sobre todo a partir de la interpretación uniforme que realizó el Tribunal de Justicia en el asunto Infopaq (STJUE 16/7/2009) en relación a obras literarias y que establece un umbral de originalidad que, aunque no sea muy elevado, tampoco es inexistente. Es decir, que bastará con que el objeto de protección refleje la personalidad del autor manifestando las decisiones libres y creativas del mismo. Sin embargo, insistimos en que este concepto es ajeno al sistema de protección de los diseños donde a priori, lo único exigible sería que el diseño goce de novedad y carácter singular. No obstante, al gozar el diseño de protección acumulada de derechos de autor en algunos países como España, es preciso contar con dicho concepto de originalidad en los supuestos en los que el titular del diseño pretenda verse amparado también por el más generoso sistema de los derechos de autor.
3.- En este caso se ha abordado el tema del efecto estético que produce un dibujo o modelo en el ámbito de la moda. ¿Podría explicarnos en qué consiste el efecto estético y hasta qué punto afecta o no a una obra o creación intelectual jurídicamente protegida?
Como bien señala, el llamado efecto estético es algo intrínseco al mundo de la moda y generalizando un poco más al ámbito de los diseños industriales.
La cuestión que pone de relieve el caso Cofemel radica precisamente en que, al reconocer a las obras de arte aplicado (diseños artísticos) una protección acumulada de diseño y derechos de autor, ¿cabría exigir como requisito adicional una mayor originalidad y por tanto un carácter artístico incrementado a esos diseños frente al resto de obras Esta realmente sería la cuestión que se planteó al Tribunal de Justicia, quien sin embargo parece interpretar que lo que se le preguntaba es si ese carácter artístico incrementado era el único requisito exigible.
La respuesta no podía ser otra a la luz de otros asuntos previos ya resueltos como los casos Infopaq o Painer al señalar que el efecto estético no es un elemento que permita determinar que un diseño cumple con el requisito de originalidad, por lo que a este respecto a los diseños no se les puede exigir nada diferente que al resto de obras. Sin embargo, en mi opinión el Tribunal no ha contestado a la duda de si cabe exigira los diseños artísticos un plus de originalidad para ser protegidos por derechos de autor. Por lo que el debate seguiría abierto.
4.- ¿Hacia qué criterio/s se inclina la armonización jurisprudencial del concepto de originalidad que viene modelando el TJUE?
Tal y como he apuntado, y como ya señaló el Abogado General en el asunto Cofemel, el concepto de “obra” y por extensión el de “originalidad” es un concepto autónomo del Derecho de la Unión que se erige como piedra angular de todo el régimen de Derecho de autor en la medida en que ninguna obra puede gozar de protección si no es “original”. Por lo tanto, una interpretación uniforme de este concepto se hacía necesaria, y ha sido el Tribunal de Justicia el que ha construido un concepto de originalidad de carácter subjetivo (en el sentido de que pone en relación al autor con su obra, no en el de hacerlo depender de valoraciones subjetivas) consistente en que la originalidad es entendida como creación intelectual propia de su autor, y por lo tanto este requisito sería el único exigible a los diseños para ser protegibles por derechos de autor , no debiendo conducir a una exigencia de mayor creatividad o de un plus de originalidad, en el caso de los diseños, si bien esto último no parece dejarlo claro el Tribunal en su última sentencia al respecto.
5.- Recientemente la justicia europea ha dado la razón a INDITEX y al equipo jurídico de ClarkeModet sobre el uso de la marca Zara respecto a la decisión de la EUIPO en la que autorizó la compañía Zara Tanzania Adventures el registro de la marca para servicios de viaje. ¿Qué supone en el Derecho Marcario este pronunciamiento del TGUE?
En nuestra opinión esta sentencia del Tribunal General de la Unión Europea resulta de suma importancia ya que, a menudo estas marcas renombradas pese a poder acreditar su reputación y la similitud con la marca atacada, se encuentran con el escollo de tener que acreditar un posible perjuicio o detrimento para el carácter renombrado de su marca, en tanto que al tratarse de posibles hechos futuros se exige por parte de la EUIPO una argumentación convincente y en todos los casos que los consumidores puedan razonablemente establecer una conexión mental entre las marcas enfrentadas aunque se trate de sectores de actividad diferentes.
Con esta sentencia el Tribunal deja claro que, en algunos casos, cuando la marca goza de una reputación extraordinaria, el aprovechamiento indebido de la reputación ajena podría incluso erigirse como presunción iuris tantum, no siendo por tanto exigible al titular de la marca renombrada una exhaustiva carga probatoria relativa a los presumibles daños que la marca atacada pueda infligir a la marca renombrada.
6.- Otro pronunciamiento también reciente del TJUE ha favorecido a Zara al anular el veto del registro de Zara como marca de comida pidiendo a la EUPO que reexamine la petición de INDITEX. ¿En qué fundamenta el TGUE la anulación de la decisión de la EUIPO?
Este caso resulta interesante respecto al grado de precisión que cabe exigir a las oficinas examinadoras (en este caso la EUIPO) cuando hay que analizar la prueba de uso aportada por alguna de las partes en el procedimiento de oposición, ya de que del análisis de dicha prueba se hará depender la decisión de rechazo o admisión de la oposición para todos o parte de los productos y servicios atacados.
Precisamente en este supuesto el Tribunal General anuló una decisión de la sala de Recurso de EUIPO en el marco de dos recursos cruzados porque existían imprecisiones en torno al uso de la marca oponente tal y como se había registrado, así como en relación a determinados productos cuyo uso la EUIPO declaraba probados pero que generaban serias dudas de precisión tanto a la demandante como al Tribunal que devolvió el asunto a las salas de Recurso para un análisis más exhaustivo.
7.- Y para terminar, retomando el tema de la EUIPO ¿cómo afectará “el Brexit” en caso de cumplirse al actual régimen jurídico y procedimental de la gestión de las marcas de la UE y los dibujos y modelos comunitarios registrados?
Sobre el tema del Brexit creo que existe una alarma injustificada, generada en parte por el desconocimiento de la política ya manifestada del Reino Unido sobre derechos de P.I, y que no pasa por perjudicar a los titulares de marcas de la U.E y diseños comunitarios, sino muy por el contrario facilitar una transición favorable a la coexistencia de dos sistemas registrales como son el de la U.E y el del Reino Unido.
En este sentido, cualquiera que sea la fecha definitiva en que se produzca el Brexit, los titulares de marcas y diseños gozarán automáticamente de un registro idéntico al que tienen ante la EUIPO, pero con efecto exclusivo en territorio del Reino Unido, conservando eso sí derechos de prioridad y/o antigüedad y sin ningún coste adicional. Tan solo aquellas solicitudes que a fecha del Brexit sigan pendiente de registro ante EUIPO necesitarán de una nueva solicitud en U.K con sus costes asociados.