1. Hechos. La sociedad irlandesa Ornua es titular de varias marcas de la UE sobre el distintivo KERRYGOLD para designar mantequilla y otros productos lácteos que comercializa en varios países de la UE, incluido España. Las marcas reivindican, entre otros, los siguientes distintivos.
Tindale & Stanton (“T&S”) es una sociedad española que importa y distribuye en España margarinas con el signo KERRYMAID que seguidamente se reproduce:
Las margarinas importadas por T&S son fabricadas en Irlanda por Kerry Group PLC. Esta última entidad ha obtenido el registro en Irlanda y en el Reino Unido de la marca KERRYMAID.
Los distintivos KERRYGOLD y KERRY MAID han coexistido de forma pacífica en Irlanda y en el Reino Unido durante un periodo superior a 20 años.
En enero de 2014, Ornua ejercitó una acción por violación de marca de la UE contra T&S ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante al amparo de lo dispuesto en el art. 9.1, apartados (b) y (c) del Reglamento (CE) nº 207/2009.
El Juzgado de lo Mercantil de Alicante desestimó la acción. El Juzgado entendió que la única similitud entre el signo KERRYMAID y las marcas de la UE KERRYGOLD resultaba de la presencia del elemento descriptivo KERRY, que se refería a un condado irlandés reputado por su ganadería vacuna. Además, el Juzgado argumentó que las marcas de la UE KERRYGOLD y la marca nacional KERRYMAID llevaban muchos años coexistiendo de forma pacífica en Irlanda y en el Reino Unido y que dicha coexistencia debía llevar a la conclusión -habida cuenta el carácter unitario de la marca de la UE- que no existiría ni riesgo de confusión ni riesgo de aprovechamiento indebido entre las marcas enfrentadas en España.
Ornua interpuso un recurso de apelación ante la AP de Alicante solicitando al tribunal español que planteara una cuestión prejudicial ante el TJ para que se pronunciara sobre la interpretación del art. 9.1, apartados (b) y (c), en el supuesto de autos.
La AP de Alicante accedió a suspender la tramitación del recurso y pidió al TJ que se pronunciara sobre las siguientes cuestiones:
- Si el hecho de que una marca de la UE y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la UE permite concluir que no existe riesgo de confusión entre los distintivos enfrentados en la parte de la UE en la que no concurra coexistencia pacífica de las marcas enfrentadas;
- Si para la apreciación de la anterior cuestión el Tribunal de Marcas de la UE debe llevar a cabo una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso concreto y, en particular, de las circunstancias geográficas, demográficas, económicas y de otra índole de los Estados en que se ha producido la coexistencia, a efectos de su posible extrapolación a un tercer Estado.
- Y finalmente, si la coexistencia pacífica de la marca de la UE y la marca nacional en una parte de la UE permite concluir que existe una justa causa que legitime el uso del signo idéntico a la marca nacional en otra parte de la UE, en la que no se da tal coexistencia pacífica.
2. Pronunciamientos. La respuesta del TJ a la primera cuestión planteada por la AP de Alicante es afirmativa. En esencia, el TJ declara:
- Que el derecho exclusivo conferido por la marca a su titular en virtud del art. 9.1 del Reglamento CE 207/2009 se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión;
- Que para que el titular de la marca de la UE pueda invocar ese derecho no es necesario que el uso del signo idéntico o similar que crea un riesgo de confusión se produzca en el conjunto del territorio de la Unión;
- Y que cuando el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la UE en una parte de la Unión, mientras que en otra parte de ésta el mismo uso no crea ese riesgo, existe violación del derecho exclusivo conferido por la marca.
Con ello el TJ corrobora la tesis defendida por Ornua en la apelación formulada ante la AP. En concreto: que el Juzgado de instancia habría errado en la comparación de los signos en conflicto y en la apreciación del riesgo global de confusión al extrapolar los efectos derivados de la coexistencia de las marcas enfrentadas en Irlanda y en el Reino Unido al conjunto del territorio de la Unión.
La respuesta a la segunda cuestión planteada por la AP de Alicante es, también, en sentido afirmativo. En particular, el TJ señala:
- Que la determinación del posible riesgo de confusión en sede del art. 9.1 (b) del Reglamento CE 207/2009 debe fundamentarse en una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso concreto;
- Que en lo que hace a la comparación de los signos en conflicto, dicha apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto que producen la marca y el signo usado en el tráfico en el público pertinente;
- Y que, a los efectos antedichos, será preciso tomar en consideración las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales o de otra índole que contribuyen a la impresión de conjunto producida en el consumidor medio por la marca y el signo usado en el tráfico en los distintos territorios de la Unión.
Interesa subrayar que la posición del TJ en este punto corrobora, desde esta segunda perspectiva, la tesis de Ornua en el recurso interpuesto de que los elementos socioculturales y las condiciones de mercado que conducen a la ausencia de un riesgo de confusión entre la marca de la UE KERRYGOLD y el distintivo KERRYMAID en Irlanda y Reino Unido diferirían significativamente en los países no anglófonos y, en concreto, en España.
Por último, la respuesta del TJ a la tercera cuestión planteada por la AP de Alicante es en sentido negativo. El TJ señala que la justa causa que legitima el uso del signo KERRYMAID en Irlanda y Reino Unido no puede extrapolarse a la parte del territorio de la UE en la que la coexistencia pacífica de las marcas enfrentadas no concurre. De nuevo el TJ da la razón a Ornua.
3. Comentario. La respuesta del TJ confirma, como venimos de señalar, la tesis defendida por Ornua en el recurso de apelación interpuesto. Sin embargo, en el momento de redactarse estas líneas, la AP de Alicante no había dictado aún sentencia en el mencionado recurso y el enfrentamiento entre las marcas KERRYGOLD y KERRYMAID seguía abierto.
Durante la sustanciación del procedimiento ante el TJ, T&S solicitó al juez comunitario que en su respuesta precisara la incidencia que la descriptividad del elemento KERRY pudiera tener a efectos de la valoración del riesgo de confusión o del riesgo de asociación entre los distintivos enfrentados desde la perspectiva del art. 12 (b) del Reglamento 207/2009. Ornua se opuso a este pedimento por entender que no formaba parte de las preguntas planteadas por la AP de Alicante al TJ. El Abogado General entendió, sin embargo, que la pertinencia de este aspecto del debate podía ser relevante y en sus conclusiones dio respuesta a dicha cuestión. Por el contrario, el TJ no acogió en su sentencia el criterio propuesto por el Abogado General y en la respuesta al Juez nacional sólo aludió a la anterior cuestión de forma incidental (y en términos distintos a los sugeridos por el Abogado General). En todo caso, lo que interesa ahora subrayar es que la supuesta descriptividad del elemento KERRY constituye o constituía un hecho controvertido del procedimiento ante el juez nacional y la AP de Alicante deberá analizar este punto en la sentencia de apelación al margen o con independencia de la respuesta del TJ.
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