1.- ¿Puede ser considerada la banalización de los valores fundamentales de la UE como causa suficiente para impedir el registro de marca?
R: José Carlos Erdozain (PONS IP): Lógicamente, entra dentro de lo posible con arreglo a lo dispuesto en la directiva (UE) 2015/2436 y en el reglamento (UE) 2017/1001 que se pueda impedir el registro de una marca que resulte contraria a las buenas costumbres o al denominado “orden público”. Se trata de una prohibición absoluta. Nos encontramos ante conceptos tan amplios, como son los de "buenas costumbres” o “orden público”·, que su interpretación permite ser muy flexible a la hora de incluir en ellos motivos de denegación absoluto. En este caso, el tribunal ha entendido que se está banalizando el mal, representado por una asociación criminal.
R: Gilberto Macias (Clarke, Modet & Cº): Si, de conformidad con lo previsto por las disposiciones que actualmente están vigentes en el Derecho Marcario, tanto a nivel nacional (art. 5.1.f de la LM) como comunitario (art. 7.1.f del RMUE), no se permite el registro de marcas que contravengan las disposiciones legales, el orden público o las buenas costumbres.
En este sentido, por regla general, las marcas que contradigan los principios básicos y valores fundamentales del orden político y social europeo, los valores universales, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, así como los principios de la democracia y el Estado de derecho, deben ser rechazadas sin dilación alguna.
También se impide el registro y protección de marcas que se consideren racistas, discriminatorias o insultantes, incluyendo denominaciones blasfemas. Ejemplos de marcas rechazadas serían “PAKI”, “Sudaca” “Apartheid”, “Fack Ju Göhte”.
Misma suerte deben correr las marcas que puedan considerarse como que justifican, apoyan, promocionan conductas delictivas (violencia de género, pedofilia, etc.), el genocidio o a personas o grupos terroristas o delictivos, como en el reciente caso de las marcas “La Mafia se sienta a la mesa” o “Top Manta”, u otras marcas anteriormente solicitadas y denegadas como “ETA”, “Hitler” o “BIN LADIN”.
R: Ignacio Temiño Ceniceros (Abril Abogados): Sí. Una de las prohibiciones absolutas de registro de una marca europea conforme el art. 7.1 f) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, es que sea contraria al “orden público”. La misma prohibición se recoge en la Ley 17/2001 de Marcas (art. 5.1 f). Entendiendo el orden público como lo hace la doctrina constitucional – conjunto de normas, principios y derechos fundamentales que constituyen el espacio cívico de convivencia – no hay duda de que una banalización de los valores fundamentales de la UE (que no dejan de ser también los de España, en cuanto miembro de la Unión) puede ser un motivo legítimo para impedir el registro de una marca. No obstante, debe quedar claro que ello es compatible con la libertad de expresión y el uso que – sin marca registrada – pueda hacerse del signo. Por tanto lo que se impide es ostentar un derecho de exclusiva frente a terceros (que es el monopolio que concede la marca) no así su uso en el tráfico económico, uso que sólo podrían impedir, en su caso, los tribunales.
R: Carlos Iribarren (AUREN): No sería causa suficiente para anular el registro de una marca, por lo que el TGUE fundamenta la anulación de la marca en que se deben proteger los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de los Estados miembros al no admitir que se pueda registrar el nombre de una organización criminal notoriamente conocida.
Si bien es cierto que el derecho marcario es uno de los más importantes en el tráfico económico y para las empresas, no podemos olvidar que existen una serie de derechos fundamentales inherentes y reconocidos a los ciudadanos europeos que se basan en el respeto a la dignidad de la persona, cuya protección deberá predominar sobre el derecho marcario.
Por lo tanto, si se considera que un derecho de marca vulnera o viola los derechos fundamentales de un tercero, debería anularse; y así lo ha declarado taxativamente el TGUE respecto a la anulación de la marca “La Mafia se sienta a la mesa”.
2.- ¿Es preciso dotar de un código ético al Derecho Marcario?
R: José Carlos Erdozain (PONS IP): No sería partidario, no creo que exista la necesidad. Las oficinas encargadas de la concesión de las marcas deben disponer de un margen flexible de interpretación, eso sí, siempre sujeto al control o revisión jurisdiccional. Por otra parte, serían de prever serios problemas de aplicación de ese código y de redacción en casos en los que la marca tiene una estricta dimensión territorial nacional o comunitaria. ¿Cómo aplicarlos fuera de esos territorios?
R: Gilberto Macias (Clarke, Modet & Cº): Sinceramente creo que no, considero que las disposiciones legales antes mencionadas resultan suficientes y apropiadas para delimitar que tipo de marcas pueden ser registradas y cuáles deben ser denegadas por contravenir la ley, el orden público o las buenas costumbres.
La razón de ser de estas disposiciones es proteger un interés público o general, pero no convertirse en un obstáculo frente al sistema de libre mercado o menoscabar otros principios básicos como sería el de la libertad de expresión.
En este sentido, resulta oportuno recordar que la denegación del registro de una marca, solo implica que la misma no esté protegida por la legislación de marcas, pero no impide que se utilice en el mercado.
R: Ignacio Temiño Ceniceros (Abril Abogados): No creo que sea necesario. Las marcas son signos que indican el origen empresarial de un producto o servicio y ejercen una función informativa esencial para el consumidor. La ética no es algo que deba afectar al derecho en sí mismo sino a su ejercicio y para eso ya está desde hace más de un siglo el artículo 7 del Código Civil y el sentido común de cada uno.
R: Carlos Iribarren (AUREN): Tanto en el caso de empresas privadas como de entes públicos pienso que existe una conciencia real y extendida de que las marcas utilizadas en el mercado no vulneren derechos ni de otros competidores ni de la generalidad de los ciudadanos de la Unión Europea; por lo que los comportamientos éticamente correctos y los principios bajo los que se utilizan las marcas ya existirían actualmente.
Es decir, que sin perjuicio de que puedan darse conflictos tanto nacionales como internacionales en el uso de determinadas marcas, entiendo que es un criterio común de la mayor parte de las empresas y entes públicos de los Estados miembros que los derechos fundamentales de los ciudadanos prevalezcan sobre cualquier otro derecho.
No obstante, como en cualquier otra rama del derecho, sí creo que sería interesante, desde un punto de vista práctico, poder unificar ciertos elementos reguladores del derecho marcario y facilitar una normativa dónde se definan lo mejor posible y de forma más exhaustiva supuestos o casos que podrían entenderse como infracciones de derechos y libertades fundamentales o que vayan contra el orden público, evitando así situaciones similares. Es muy difícil en cualquier ámbito legal tener una guía cerrada y/o un numerus clausus que nos permita solucionar cualquier supuesto conflictivo que pueda surgir.
3.- Siguiendo este ejemplo y precedente ¿puede ser negada cualquier solicitud de marca que contraríe o atente contra los principios y valores constitucionales de cualquier país integrante de la UE (ejemplo una marca que contenga en su diseño la imagen de una bandera contraria al orden constitucional como puede ser la estelada catalana)?
R: José Carlos Erdozain (PONS IP): Como antes comenté, el hecho de que nos hallemos ante conceptos muy amplios y vagos hace que los márgenes de la prohibición de registro puedan oscilar en cierta manera. Yo entiendo que sí, respondiendo a la pregunta.
R: Gilberto Macias (Clarke, Modet & Cº): En principio sí, se puede, y debe, denegar el registro de una marca que contravenga o atente dichos principios y valores, con independencia del Estado Miembro de que se trate.
Por ejemplo, en Alemania, de conformidad con su código penal, se prohíbe el uso de símbolos y nombres de partes u organizaciones inconstitucionales. Idéntica prohibición existe también en Austria. En otros países como Hungría, Letonia y la República Checa se prohíbe el uso de símbolos del totalitarismo, como serían los símbolos asociados a la antigua URSS.
En España, por ejemplo, se ha denegado el registro de las marcas “EUSKAL NORTASUN AGIRIA”, traducible por “DOCUMENTO DE IDENTIDAD VASCO”, y “23 F”, por considerar que atentan contra los principios sociales, políticos y jurídicos nacionales.
Si bien, por ejemplo, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha señalado que no aceptaría una marca denominada “HERRI BATASUNA”, una marca que portase el diseño de una “estelada” catalana, quizá sí sería admitida, aunque habría que analizar el resto de sus elementos, así como los productos y/o servicios que se solicitasen.
Recordamos que para determinar si una marca es contraria o no al orden público o a las buenas costumbres debe atenderse a las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no a circunstancias relativas al comportamiento de la persona solicitante.
R: Ignacio Temiño Ceniceros (Abril Abogados): El derecho marcario está armonizado en un alto grado en toda la Unión Europea en virtud de tres directivas. En todas ellas, se recoge como motivo de prohibición de registro que la marca sea contraria al orden público y por tanto esta obligación está traspuesta en todas las normas nacionales de marcas de los Estados miembros. Hay que distinguir entre títulos nacionales (en cuyo caso, el orden público se restringe al nacional y por extensión, los valores de la Unión pero no así los de otros países) y los títulos europeos (en cuyo caso el orden público estaría definido por los diversos tratados y normas europeas, no así las nacionales aunque en muchos casos estas sean una extensión de aquellas). La marca europea, al configurarse como un título legal único, no fragmentable y con cobertura en todos los estados de la Unión, debe respetar los principios y valores de todos los países miembros, de ahí que aunque alguna marcas puedan no significar nada en una lengua, siempre debe tenerse en cuenta su posible significado en todas las demás que utilizan los consumidores de territorio comunitario.
Un ejemplo de lo que digo es la denegación de la marca europea “REVA” para coches eléctricos, por su significado malsonante en finlandés, lengua en la que tiene, entre otras acepciones, la de “vagina”. Esta denegación fue recurrida por la empresa india que la había solicitado, razonando que aunque tuviera una connotación sexual para alguna parte de los consumidores de Finlandia, ello no era necesariamente ofensivo. La marca finalmente fue concedida.
La estelada se utiliza por los partidos y personas en pro de la independencia de Cataluña y por tanto, aun cuando expresión política reconocida como legítima, promueve una idea contraria al principio constitucional de la unidad indisoluble de la nación española reconocido en el art. 2 CE, esto podría impedir que el propio Estado (a través de la OEPM) concediese un monopolio legal a ese signo (el registro de la marca), sin embargo la denominación “ESTELADA” fue solicitada y registrada como marca española para productos de tabaco en el año 2013.
R: Carlos Iribarren (AUREN): La legislación en la Unión Europea debe dotar de seguridad jurídica a sus ciudadanos y a los derechos y libertades que éstos tienen reconocidos en las leyes, imponiendo como valor fundamental el respeto a los principios y valores constitucionales de los Estados miembros; por lo que creo que anular una marca cuando, por ejemplo, ensalzase de alguna forma el terrorismo o alguna dictadura, entraría dentro de lo razonable.
Habría que ver el caso concreto para determinar si esa marca se podría considerar contraria a los principios y valores constitucionales de algún país, pues no sería el mismo caso cuando, por ejemplo, una marca en Alemania combine ciertos colores y como resultado produzca un diseño similar a la estelada catalana, al caso de “La Mafia se sienta a la mesa” dónde el término sí vendría a referenciar a la organización criminal que tanto daño ha causado a los ciudadanos de Italia (aunque no se haya hecho con la intención de ensalzar a una organización de este tipo).
Aunque la intencionalidad no exime de la vulneración o infracción de un principio o derecho fundamental por el que se pudiese anular la solicitud de una marca, el impacto que la marca tendría en el público sería esencial, ya que la finalidad de las marcas no es otra sino distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Por lo que, como recomendación, se debería intentar prevenir el uso de ciertos términos y/o representaciones gráficas.
4.- ¿A quién corresponde y cómo se ha de ponderar la dimensión transfronteriza en este tipo de casos de posible nulidad de marca en el ámbito de la UE?
R: José Carlos Erdozain (PONS IP): A la EUIPO con sujeción a la revisión o control jurisdiccional por parte del tribunal general. Eventualmente, la decisión de este puede recurrirse en casación ante el tribunal de justicia de la unión europea.
R: Gilberto Macias (Clarke, Modet & Cº): Tratándose de una marca UE, la nulidad de la marca se debe tramitar ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). La EUIPO es la autoridad competente para, previa escucha de las partes, decidir si una marca UE debe anularse o no.
Después, como en el caso de la marca de “La Mafia se sienta a la mesa”, la decisión de la EUIPO puede recurrirse ante el Tribunal General de la UE y, en última instancia, ante el Tribunal de Justicia de la UE, ambos tribunales con sede en Luxemburgo.
Respecto a quién puede solicitar la nulidad de este tipo de marcas, lo puede hacer cualquier persona física o jurídica, o cualquier agrupación que represente los intereses de fabricantes, comerciantes o consumidores, a tenor de la legislación que le sea aplicable.
En el caso en cuestión, la nulidad de la marca “La Mafia se sienta a la mesa” fue interpuesta directamente por la República Italiana, en defensa del interés general de los italianos, al entender que la marca suscitaba sentimientos negativos, manipulaba la imagen positiva de la gastronomía italiana y, sobre todo, banalizaba el sentido negativo del término “Mafia”.
R: Ignacio Temiño Ceniceros (Abril Abogados): Si la marca es europea (solicitada al amparo del Reglamento 2017/1001) la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual y posteriormente los tribunales (general y de Justicia). Si la marca es nacional, la oficina del estado miembro correspondiente y en última instancia, los tribunales nacionales.
R: Carlos Iribarren (AUREN): En la Unión Europea es el Tribunal General de la Unión Europea el órgano competente para conocer de las resoluciones a los recursos en el ámbito de la propiedad intelectual dirigidos contra la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) dónde se tramitan las Marcas comunitarias.
Sin embargo, las resoluciones en este ámbito dictadas por el Tribunal General podrán ser recurridas en casación (en el plazo de dos meses) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero limitando ese recurso a las cuestiones de Derecho.
5.- Y ¿qué ocurre en estos casos fuera de la UE?
R: José Carlos Erdozain (PONS IP): Esta norma de prohibición absoluta suele ser habitual en todas las regulaciones sobre marcas. Por consiguiente, entiendo que la respuesta ha de ser muy similar, si no idéntica.
R: Gilberto Macias (Clarke, Modet & Cº: En la mayoría de los países, por ejemplo, en Latinoamérica, su legislación contiene también unas disposiciones muy similares para denegar aquellas marcas que resulten contrarias a la ley, a la moral, el orden público o las buenas costumbres, incluyendo marcas que sean escandalosas o denigratorias.
Afortunadamente el Derecho de Marcas, a nivel internacional, está bastante armonizado respecto a esa prohibición, ya sea gracias a las legislaciones nacionales, supranacionales (Decisión 486 de la Comunidad Andina), acuerdos internacionales (Convención de Paris) o tratados de libre comercio (TLCAN).
R: Ignacio Temiño Ceniceros (Abril Abogados): El Convenio de la Unión de París de 1883 (firmado por 177 países) reconoce esta prohibición de registro expresamente por lo que en principio, salvo particularidades concretas nacionales, el tratamiento será el mismo: la Oficina revisará la solicitud y denegará si procede, restando (si la legislación lo permite) la impugnación judicial posterior. En fechas recientes, el Tribunal Supremo de los EEUU (actuando en funciones de Tribunal Constitucional) ha declarado inconstitucional la cláusula “denigratoria” de la Lanham Act – ley de marcas (prohibición de registro de signos despectivos para miembros de un grupo racial o étnico) ya que la revisión que puede hacer la USTPO implica una revisión también del ámbito de la libertad de expresión y esta función está restringida exclusivamente a los tribunales.
R: Carlos Iribarren (AUREN): El Derecho de Marcas, pese a ser algo “global”, no tiene una legislación unificada a nivel mundial. Aunque sí que existen Convenios internacionales a los que estarían adscritos muchos países, no puede afirmarse que a día de hoy exista un criterio jurídico único respecto al Derecho Marcario. Es más, en cada país existen criterios, normas, principios y excepciones propias para poder registrar una marca. En algunos casos, debe tramitarse ese registro en cada país donde quiera protegerse y utilizarse una marca.
En caso de conflicto y previo acuerdo, las partes podrían someterse al Arbitraje de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), que es el órgano internacional que tiene como objetivo principal promover la protección de la Propiedad Intelectual en todo el mundo.
6.- Por último, a la luz de la también reciente sentencia del TS que desestima un recurso del consistorio para registrar “Barcelona” como marca colectiva ¿consideran que éste y otros supuestos similares de marca colectiva suponen realmente un uso abusivo?
R: José Carlos Erdozain (PONS IP): No es una cuestión de uso abusivo, es más bien que la marca no cumple con la finalidad de la marca colectiva que es identificar un producto o servicio de una asociación o de alguno de los integrantes de la misma.
R: Gilberto Macias (Clarke, Modet & Cº: Este es un caso completamente diferente y, en mi opinión, bien resuelto por el Tribunal Supremo.
En primer lugar, resulta evidente que la denominación “Barcelona” no cumple con la función básica y primordial de cualquier marca, pues no permite la identificación del origen empresarial de los productos y servicios solicitados, que en este caso se solicitaron las 45 clases de la Clasificación de Niza.
Si bien la intensión del Ayuntamiento de Barcelona era “proteger el buen nombre de la ciudad”, la realidad es que detrás de la solicitud hay muchos intereses divergentes y variados.
En este sentido, no me cabe duda de que, dado que los interesados en utilizar la marca “Barcelona” tienen que ser previamente “autorizados” por el ayuntamiento o la agencia encargada de la gestión de la marca, se podría hacer un uso abusivo al momento de valorar qué petición se autorizan y cual se deniega.
Por ello, considero que el TS denegó correctamente el registro de la marca, pues con ello evita que se monopolice y, porque no, politice, el uso de la denominación “Barcelona”.
Por último, simplemente señalar que ante la EUIPO existen 5 marcas “Barcelona” debidamente registradas, cada una a nombre de una entidad diferente, incluyéndose una a nombre del propio Ayuntamiento de Barcelona. Tres de estas marcas pertenecen a empresas extranjeras.
R: Ignacio Temiño Ceniceros (Abril Abogados): En mi opinión, las marcas compuestas estrictamente por un término geográfico, carecen de distintividad alguna y por tanto no pueden funcionar como marcas. Deben estar disponibles siempre para todos los operadores y en consecuencia, favorecer a entidades públicas en detrimento de empresarios particulares no estaría justificado, aun cuando – como fue el argumento del Ayuntamiento de Barcelona – el propósito sea a priori loable («potenciar o preservar el valor simbólico, prestigio y buena reputación del signo denominativo "Barcelona"»).
R: Carlos Iribarren (AUREN): Aunque la legislación en España establece que se podrá solicitar una marca colectiva por parte de una persona jurídica de Derecho público, existen otros principios o prohibiciones que deben respetarse, como bien establece la Sentencia en cuestión, que no vendría sino a reforzar los preceptos de la Ley de 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Sí entiendo que registrar la marca “Barcelona” como marca colectiva puede ser considerado abusivo, pues ciertamente solicitar el registro todas las clases del Nomenclator internacional que se solicitaron (clases 1 a 45) de forma “indiscriminada” iría en contra del principio de especialidad de las marcas colectivas, como bien dice el Tribunal Supremo.
Dejando a un lado otras posibles consideraciones, lo fundamental del dictamen del Tribunal es que si una marca no incorpora ningún elemento distintivo o individualizador de carácter diferenciador que permita al público interesado distinguir la titularidad de los productos o servicios frente a los de terceros, debe ser denegada. De lo contrario, estaríamos ante la merma de un derecho que no podemos olvidar que tiene como característica esencial conceder un derecho exclusivo a su titular y que, al menos desde un punto de vista mercantil, es de gran importancia que se proteja y ejercite adecuadamente.
