COMENTARIO

Marcas comunitarias que usan el término “toro”

Noticia

EDJ 2017/1062Declara el TS que la marca comunitaria “toro” puede ser usada libremente ya que no es un símbolo oficial de España. Lo que constituye patrimonio cultural es la tauromaquia, pero no el animal. No es nula por tanto la marca que use esta denominación (FJ 5). Tampoco aprecia nulidad relativa por riesgo de confusión entre dos marcas si una de ellas consiste en un neologismo compuesto por un término que coincide con la otra marca, al que se añade un calificativo. No existe una regla que impida en todo caso la compatibilidad de los signos que tienen en común un término (FJ 6).


"...PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

i) Grupo Osborne, S.A. es titular de la marca de la Unión Europea denominativa «Toro»,...

ii) Jordi Nogués, S.L. obtuvo el registro de la marca española denominativa núm. 2782026, «Badtoro»,...

2. En la demanda que dio inicio al presente procedimiento, Grupo Osborne, S.A. solicitó la nulidad de la marca española denominativa núm. 2782026, «Badtoro», al padecer un vicio de nulidad relativa, en la medida en que genera riesgo de confusión respecto de las marcas denominativas («Toro») de la demandante (núms. 1.722.362 y 2.844.264). La demanda iba dirigida contra Jordi Nogués, S.L....

3. Jordi Nogués, S.L. no sólo contestó la demanda para oponerse a ambas acciones, sino que además, mediante reconvención, pidió con carácter principal la nulidad total o parcial de las marcas de la UE núms. 1.722.362 y 2.844.264 por la concurrencia de las siguientes causas de nulidad absoluta, formuladas al amparo del art. 52. a) Reglamento CE 207/2009, de 26 de febrero -EDL 2009/18907-, sobre la marca comunitaria («cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7»):

i) porque carecen de capacidad distintiva necesaria para distinguir los productos o servicios para los que fue solicitado el registro (art. 7 a) y b))

ii) porque contienen el nombre necesario de un animal que en su representación, así como designación, no podía ser monopolizado sin afectar al orden público o a las buenas costumbres (art. 7 f)).

iii) y porque cuando se solicitaron las marcas, contenían el nombre necesario de un animal que en su representación y designación alude a un auténtico emblema o símbolo de España de especial interés público (art. 7.i)...

QUINTO.- Recurso de casación de Jordi Nogués, S.L.

1. Formulación del motivo primero. El motivo denuncia «la inaplicación indebida del artículo 7.1.b) RMC y vulneración de la jurisprudencia dada para el análisis de su concurrencia».

En el desarrollo del motivo, se reitera que la marca denominativa «Toro» carece de distintividad mínima para funcionar como marca respecto de los productos y servicios para los que ha sido registrada (de las clases 18, 25 y 35). E insiste en que debía quedar disponible el término «toro» por su valor icónico, simbólico de España, así como por los valores asociados culturales, históricos, emotivos o de identificación de los integrantes de un pueblo, con indudable trascendencia económica y con respecto a unos productos y servicios especialmente sensibles para aquella vinculación por razón del turismo.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo primero. El Reglamento CE 207/2009, de 26 de febrero (RMC), sobre la marca comunitaria, aplicable al caso, recoge en su art. 7, entre los motivos de denegación absolutos, el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. La concurrencia de esta causa o motivo absoluto de denegación de registro es lo que justificaría, al amparo del art. 52.1.a) RMC, la nulidad de las dos marcas registradas (las meramente denominativas «Toro»).

No se cuestiona que el término «toro» goce de capacidad distintiva en abstracto para diferenciar los productos o servicios de un empresario. Lo que se discute es que la tenga en concreto en relación con los productos o servicios para los que fue registrado como marca comunitaria:

i) La marca núm. 1.722.362 para servicios de la clase 35 (servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta al menor de productos alimenticios y bebidas).

ii) Y la marca 2.844.264 para productos de las clases 18 (productos de cuero y de imitaciones de cuero (no incluidos en otras clases), billeteros, maletines, mochilas, porta-documentos, bolsos, paraguas, sombrillas y guarnicionería) y 25 (Vestidos, calzados, sombrerería; cinturones); y también para servicios de la clase 39 (transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes).

La razón por la que el recurrente niega esta distintividad al signo «Toro» es porque constituye la denominación de un animal que tiene un hondo valor icónico, simbólico de España, así como unos valores culturales que lleva asociados, que guardan relación con los productos y servicios para los que se obtuvo el registro.

El término «Toro», que constituye la denominación de las dos marcas cuestionadas, designa en castellano a un animal.

Es cierto que en nuestro país la tauromaquia (las corridas de toros), constituye una tradición y forma parte de nuestra cultura, como recientemente ha recordado el Tribunal Constitucional. La STC 177/2016, de 20 de octubre, con ocasión de la resolución de un recurso de inconstitucionalidad de una Ley del Parlament de Catalunya que prohibía las corridas de toros, hace una serie de consideraciones al respecto: después advertir que «la tauromaquia tiene una indudable presencia en la realidad social de nuestro país» y que «las corridas de toros y espectáculos similares son una expresión más de carácter cultural», recuerda que el Estado español «ha declarado formalmente la tauromaquia como patrimonio cultural». También se refiere a las corridas de toros como un «fenómeno histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial».

Pero que las corridas de toros, y en general la tauromaquia, formen parte del patrimonio cultural español no supone, como pretende el recurrente, que el toro, en cuanto animal, haya pasado a ser un icono de nuestro país que haya vaciado de carácter distintivo a la denominación «toro» y por lo tanto constituya un impedimento objetivo para su registro como marca.

Al respecto, conviene aclarar, como muy bien hizo el tribunal de apelación, que lo que constituye patrimonio cultural de España es la tauromaquia, no el animal toro. El toro no constituye ningún símbolo o icono oficial de España, sin perjuicio de que alguna concreta representación gráfica del toro de lidia haya resultado muy conocida y sea empleada por algunas personas junto con la bandera de España. Este uso social, que no consta se haya generalizado, aunque no pasa inadvertido, sobre todo en algunos eventos deportivos en los que interviene una representación española, lo único que pone en evidencia es que una determinada representación gráfica del toro de lidia (no el animal, ni mucho menos su denominación) ha sido empleada -por algunos- con una finalidad de reivindicación de lo español.

Es por ello que, en la actualidad, el vocablo «toro» no está privado de carácter distintivo, salvo para aquellos productos o servicios directamente relacionados con la realidad que designa.

Al respecto es muy significativo el razonamiento del Tribunal General de la UE, en su sentencia de 24 de mayo de 2012 ( T- 169/10), al juzgar sobre la nulidad de una marca grafico-denominativa del Grupo Osborne, que consiste en un gráfico de toro, que ya constituye marca, y la denominación «toro»:

«el elemento denominativo "toro" de la marca solicitada -que significa "toro" en español y en italiano y respecto del cual existen términos equivalentes bastante parecidos en francés y portugués- tiene un carácter distintivo normal, o incluso elevado, dado que no existe ningún vínculo entre dicho elemento y los productos de que se trata. Por consiguiente, ha de señalarse que el elemento denominativo "toro" es el elemento más distintivo de la marca solicitada».

Si repasamos los productos y servicios para los que se han registrado las dos marcas que consisten exclusivamente en la denominación «Toro» no advertimos que respecto de ninguno de ellos pueda ser genérico y por ello esté privado de distintividad. Aunque algunos de estos productos y servicios puedan comercializarse y explotarse con ocasión del turismo de extranjeros en España, que no exclusivamente, el hecho de que las corridas de toros formen parte de nuestro acervo cultural y para los extranjeros puedan constituir un elemento que singulariza a nuestro país, no por ello la denominación «toro» queda privada de capacidad distintiva, esto es, no deja de poder emplearse para distinguir el origen empresarial de aquellos productos y servicios...

SEXTO.- Recurso de casación de Grupo Osborne, S.A.

1. Formulación de los cinco primeros motivos. Como hemos adelantado, los cinco primeros motivos de casación impugnan el mismo pronunciamiento de la sentencia recurrida, el que desestima la acción de nulidad de la marca española denominativa núm. 2782026, «Badtoro», por incurrir en riesgo de confusión con las marcas anteriores de la demandante denominativas «Toro», y denuncian la infracción de los mismo preceptos (arts. 52-1 y 6-1-b) LM -EDL 2001/44999). Estos motivos están tan ligados, pues afectan a las reglas jurisprudenciales sobre el juicio de confusión, que resulta conveniente analizarlos conjuntamente.

i) El motivo primero se funda en la «infracción de los artículos 52-1 y 6-1-b) de la Ley de Marcas, en relación con el principio jurisprudencial de posibilidad de descomponer las marcas -cuando la descomposición no es arbitraria- y valoración de los elementos dominantes -en este caso el sustantivo TORO. Concretamente, se denuncia en este motivo la vulneración de la doctrina contenida en la sentencias de la Sala 1ª 225/2008, de 24 de marzo, y 31/2006, de 26 de enero, «en cuanto permiten la descomposición de palabras compuestas relativas a la similitud fonética entre una parte relevante y una accesoria aunque la accesoria aisladamente tenga significado, concediendo importancia determinante de riesgo de confusión a la segunda parte de la palabra, por considerarla más relevante, respecto a marcas que despliegan sus efectos en iguales ámbitos aplicativos, en concreción de los principios valorativos del riesgo de confusión establecido entre otras por las sentencias de la sala 1ª núms. 95/2014, de 11 de marzo y 433/2013, de 28 de junio ».

ii) Formulación del motivo segundo. El motivo denuncia la «infracción del artículo 52-1 y 6-1-b), ambos de la Ley de Marcas en relación con la construcción jurisprudencial en cuanto a qué debe entenderse que un signo compuesto suponga una «unidad conceptual» diferente de la marca, con vulneración de la doctrina contenida al menos en las sentencias de la Sala 1ª de 4.06.2008, nº 489/2008, 24.07.1992 rec 779/1990, 27.03.2003, núm. 316/2003, 20.09.1985 núm. 531/1985, en relación con la supuesta unidad lógica que compone BADTORO, por cuanto el Tribunal Supremo viene negando la unidad lógica diferente cuando se trata de añadir meras calificaciones del sustantivo, en concreción de los principios valorativos del riesgo de confusión establecidos entre otras por las sentencias de la Sala 1ª S 11-3-2014, nº 95/2014, y de 28 de junio de 2013, 433/2013 ».

iii) Formulación del motivo tercero. El motivo se funda en la «infracción del art. 52-1 y 6-1-b), ambos de la Ley de Marcas en relación con el principio jurisprudencial de valoración de la compatibilidad de signos confrontados en función de la identidad aplicativa e interdependencia de los distintos factores».

iv) Formulación del motivo cuarto. El motivo se funda en la «infracción del art. 52-1 y 6-1-b), ambos de la Ley de Marcas en relación con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la interpreta, en particular (el) auto de fecha 22 de enero de 2010, asunto c/ 23-09 (...), en cuanto que es contradictorio señalar que el término TORO es distintivo y después señalar que queda diluido por un adjetivo anterior».

v) Formulación del motivo quinto. El motivo se funda en la «infracción del art. 52-1 y 6-1-b), ambos de la Ley de Marcas en relación con el principio jurisprudencial de necesidad de una apreciación global del riesgo de confusión, sin limitarse a la suma de elementos disgregados».

Procede desestimar estos cinco motivos por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación de los motivos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Al regular las causas de nulidad relativa, el art. 52.1 LM -EDL 2001/44999- prescribe que «el registro de marca podrá declarase nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10». Esto es, la concurrencia de alguna de las prohibiciones relativas de registro previstas en aquellos artículos, permite instar la nulidad de la marca, en el plazo de cinco años previsto en el art. 52.3 LM.

Una de estas prohibiciones relativas es la prevista en el art. 6.1.b) LM:

«no podrán registrarse como marcas los signos: (...) b) que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».

El art. 6.1.b) LM es la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de la previsión contenida en el art. 4.1.b) de la Directiva CE 89/104, de 21 de diciembre de 1988 -EDL 1988/13839-, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas...

Estas pautas de ponderación, que deben operar de acuerdo con las circunstancias de cada caso, han sido condensadas en la reseñada sentencia 95/2014, de 11 de marzo, en las siguientes directrices:

«i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" ( Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 [-EDJ 1999/26400- ), Lloyd c. Klijsen).

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 [-EDJ 1997/15503-),...

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" ( Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95  )...

Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" (STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95), Sabel c. Puma).

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" (STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 [-EDJ 1998/15013- ), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97), Lloyd c. Klijsen).

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

3. Es preciso advertir que en nuestro caso, en atención a que estamos ante una acción de nulidad relativa por riesgo de confusión, el juicio de confusión se realiza entre las dos marcas anteriores del demandante, que consisten en la misma denominación «Toro», y la marca posterior de la demandada, cuya nulidad se insta, que también es una marca meramente denominativa («Badtoro»)...

La denominación en que consisten las dos marcas de la demandante, «Toro», es el vocablo con el que comúnmente se designa en español a un animal, sin perjuicio de otros significados. Es relativamente sencillo, en cuanto que se trata de un palabra de dos sílabas, llana.

La denominación en que consiste la marca del demandado, «Badtoro», es un neologismo compuesto por dos términos. El primero («Bad») no significa nada en castellano, mientras que en inglés es un adjetivo que significa malo o informal. El segundo término («toro») coincide con el signo de las demandantes. Este neologismo en castellano da lugar a una palabra que podría ser esdrújula, y recaer el acento en la primer sílaba («Bad»).

4. El recurrente en su primer motivo de casación, parte de la consideración de que la descomposición de la marca «Badtoro», que no es arbitraria, muestra que el elemento dominante es el segundo («toro»), que coincide enteramente con la marca denominativa anterior («Toro»). Afirma que al no tenerlo en cuenta la sentencia recurrida, ha vulnerado la doctrina contenida en las sentencias de esta sala 225/2008, de 24 de marzo [-EDJ 2008/128030- , y 31/2006, de 26 de enero [-EDJ 2006/3938-]...

El que, en estos dos precedentes, el Tribunal Supremo ratificara la apreciación del riesgo de confusión que habían realizado las sentencias de apelación recurridas, no significa que en todos los supuestos en que el signo cuestionado consiste en un neologismo compuesto por un término que coincide con la marca anterior, al que se añade un calificativo, necesariamente deba apreciarse la existencia de riesgo de confusión.

Cada caso ha de analizarse de acuerdo con las circunstancias concurrentes, y a la vista de las mismas hay que realizar el juicio de ponderación de las directrices antes reseñadas...

No ocurre lo mismo en el caso que ahora nos corresponde juzgar. Como ya hemos adelantado, además de que los productos y servicios no son tan enteramente coincidentes como en los dos precedentes invocados por el recurrente, la valoración del tribunal de instancia no advirtió el riesgo de confusión y el recurso de casación impugna la sentencia por eso. Esta distinción es importante si traemos a colación el estrecho margen de revisión en casación de este juicio de confusión realizado por el tribunal de instancia, pues, como recuerdan aquellos dos precedentes, debe respetarse la valoración del tribunal de instancia salvo que sea contraria al buen sentido o a los pautas jurisprudenciales.

En la valoración contenida en la sentencia de apelación no existe contravención de ninguna pauta interpretativa, sino una aplicación de las reseñadas pautas jurisprudenciales al caso concreto.

Además de que la denominación «Toro» carece de especial notoriedad, el añadido del calificativo inglés «Bad» da lugar a un neologismo («Badtoro») que, al margen de la referencia conceptual que pueda suponer para una parte de la población que reside o visita España familiarizada con el idioma inglés, genera una diferenciación gráfica y fonética respecto del signo «Toro» suficiente para que, respecto de los productos y servicios a los que una y otras marcas están registradas, una apreciación global no advierta que el signo «Badtoro» genera riesgo de confusión en el consumidor medio.

5. Por otra parte, si bien la visión de conjunto que debe presidir la comparación de signos en liza no impide un estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de cada uno de los signos para valorar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales.

El neologismo «Badtoro», aunque sea fruto de la unión del calificativo inglés «Bad» al término «toro», no sólo tiene diferenciación visual y auditiva con la denominación «Toro», sino que le aporta una mínima unidad conceptual, suficiente para que podamos considerar justificada la conclusión alcanzada por el tribunal de apelación.

Lo importante es que la apreciación de conjunto marcada por la impresión general que provoca el signo «Badtoro» en el consumidor medio, en relación con los productos y servicios para los que está registrado, no genera riesgo de confusión respecto de la marca denominativa «Toro», registrada para productos o servicios algo semejantes, pues no le lleva a pensar que los productos y servicios marcados con «Badtoro» tienen el mismo origen empresarial que los identificados con la marca «Toro», ni existen vinculaciones económicas o jurídicas (riesgo de asociación).

Contrariamente a lo que se argumenta en el recurso, no es tan evidente y palmario que el empleo del término común «toro», en este caso, genere riesgo de confusión, y que no haberlo apreciado justifique la casación de la sentencia...

6. Contrariamente a lo sostenido en el motivo cuarto, no existe ninguna contradicción en reconocer que el término «toro» en el signo «Badtoro» tiene cierto carácter distintivo y negarle la condición de dominante, cuando además lo relevante es, como ya hemos expuesto, que el neologismo formado con la agregación del calificativo inglés «Bad» se distinga del anterior («toro») lo suficiente para no generar en el consumidor medio la impresión de que los productos y servicios marcados con «Badtoro» tienen el mismo origen empresarial que los identificados con la marca «toro» o están vinculados económica o jurídicamente.

Por otra parte, no se infringe la doctrina contenida en la STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Medion (C-120/2004), pues la sentencia ahora recurrida no ha supeditado la apreciación del riesgo de confusión a que el término «toro» fuera dominante en la marca compuesta, sin perjuicio de que además dejara constancia de que, si bien tenía una cierta posición distintiva, no era dominante.

La doctrina del Tribunal de Justicia al respecto, con sus matizaciones, queda reseñada en su sentencia de 8 de mayo de 2014, Bimbo Doughnuts (C-591/12). Esta sentencia, después de insistir en que «la existencia de un riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del asunto concreto (...)», afirma lo siguiente:

«Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse, en este sentido, las sentencias SABEL, EU:C:1997:528, apartado 23; OAMI/Shaker, EU:C:2007:333, apartado 35, y Nestlé/OAMI, EU:C:2007:539, apartado 34).

»La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (sentencia OAMI/Shaker, EU:C:2007:333, apartado 41).

»La impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencias OAMI/Shaker, EU:C:2007:333, apartados 41 y 42, y Nestlé/OAMI, EU:C:2007:539, apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada).

»A este respecto, el Tribunal de Justicia precisó que no se excluye que una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto. En consecuencia, a efectos de la verificación del riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto (sentencia Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, apartados 30 y 36, y auto Perfetti Van Melle/OAMI, C-353/09 P, EU:C:2011:73, apartado 36).

»No obstante, un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva y autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado (véanse, en este sentido, el auto ecoblue/OAMI y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, EU:C:2010:35, apartado 47; la sentencia Becker/Harman International Industries, EU:C:2010:368, apartados 37 y 38, y el auto Perfetti Van Melle/OAMI, EU:C:2011:73, apartados 36 y 37)».

En consonancia con esta doctrina, nos parece correcta la valoración alcanzada por el tribunal de instancia. En una apreciación de conjunto del signo denominativo «Badtoro», desde la perspectiva del consumidor medio de los productos y servicios para los que se registró el signo, no se advierte que el calificativo inglés «Bad» que se añade a «toro» para formar un neologismo pueda considerarse insignificante, ni tampoco que este neologismo esté dominado por el término «toro».

Es cierto que, en la sentencia de apelación, al término «toro» se le reconoce un «cierto carácter distintivo», pero de acuerdo con la doctrina citada no es suficiente para apreciar el riesgo de confusión.

Aunque el Tribunal de Justicia ha admitido la existencia de riesgo de confusión cuando, «en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto»; advierte a continuación que «un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva y autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado». Esto es a la postre lo que acaece con el signo «Badtoro», pues tiene esa unidad con un sentido que difiere del que tienen los elementos tomados por separado, y es lo que, en atención al resto de las circunstancias concurrentes, explica que el consumidor medio, mediante una apreciación de conjunto, no advierta vínculos entre el origen empresarial de los productos marcados con este signo y los identificados con las marcas «toro»..."


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