Aunque calificar una sentencia del Tribunal de Justicia de “fundamental” es un ejercicio arriesgado, no parece que haya discusión entre los profesionales de la propiedad industrial e intelectual y, en particular, del derecho de patentes, sobre cómo calificar la reciente decisión dictada por la Gran Sala el 25 de febrero de 2025 en el asunto C-339/22. Han pasado casi 20 años desde GAT y Roche / Nederland y 13 desde Folien Fisher y, por fin, el Tribunal se decide a resolver de nuevo sobre la compleja relación entre el Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis; RB) y las patentes dentro de la UE.
Antecedentes del litigio
El caso tiene su origen en una controversia entre BSH Hausgeräte GmbH (BSH), sociedad alemana titular de la patente europea EP 1434512 (referida a una aspiradora) y Electrolux AB (Electrolux), compañía sueca muy conocida en la denominada “gama blanca”. La patente fue validada en buen número de estados Miembros (incluido el Reino Unido en el momento de los hechos) y además Turquía.
En 2020, BSH demandó a Electrolux por violación de todas las partes nacionales de la patente ante el Tribunal de Primera Instancia en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil de Suecia. Electrolux en su defensa planteó diversas cuestiones que fueron después objeto de consulta prejudicial al TJUE:
A) Nulidad de las patentes y
B) Falta de competencia del tribunal sueco para enjuiciar la acción de validez, así como la de infracción por estar íntimamente vinculada con aquella
El Reglamento Bruselas I bis tiene como finalidad dar certeza a las partes sobre qué tribunal será competente en sus litigios y armonizar las disputas transfronterizas dentro del mercado único En este contexto, la defensa de Electrolux generó dudas en los tribunales suecos, ya que se basaba en la interpretación del artículo 24.4 RB, que establece que solo los tribunales del Estado donde se ha expedido la patente son competentes para juzgar su validez, ya sea como acción principal, reconvención o excepción planteada por el demandado. A simple vista, el argumento parecía sólido, ya que este artículo se modificó precisamente tras la sentencia GAT/Nederland.
Sin embargo, Electrolux añadió un argumento más: una acción por violación de patente debe considerarse un litigio competencia exclusiva de los tribunales de los Estados miembros donde se habían validado las patentes extranjeras.
BSH, por su parte, defendía la aplicación del principio general establecido en el artículo 4.1 RB, que atribuye competencia a los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado, en este caso Suecia, donde Electrolux tiene su sede.
Un elemento adicional de complejidad a la discusión lo aportaba el artículo 61, párrafo segundo, de la Ley de Patentes sueca, que establece que cuando se ejercita una acción por infracción y el demandado alega la nulidad de la patente, "la cuestión de la nulidad solo podrá examinarse después de que se haya ejercitado una acción de nulidad". Ello – según Electrolux – reforzaba su argumento pues tal disposición solo es de aplicación a las patentes suecas.
La respuesta del Tribunal
La sentencia aclara dos puntos clave:
- En un litigio por infracción de patente, si el tribunal es competente por el foro "general" (domicilio del demandado), no pierde esa competencia solo porque el demandado impugne la validez de la patente, incluso si esta pertenece a otro Estado miembro (párrafo 41).
- En lo que respecta a Turquía, al no ser Estado miembro, el Reglamento Bruselas I bis no le resulta aplicable. Sin embargo, el Tribunal subraya que, en virtud del principio de "no injerencia" del derecho internacional (párrafo 71), los tribunales de los Estados miembros deben abstenerse de dictar resoluciones que declaren la nulidad de patentes extranjeras. No obstante, la validez de la patente sí puede ser discutida como una excepción con efectos limitados entre las partes.
Implicaciones prácticas de la decisión
Si bien en la práctica los tribunales ya venían aceptando su competencia para la violación de diversas patentes “en bloque”, la sentencia ofrece ya de forma definitiva una posición clara al respecto (no olvidemos que una patente española también puede incluirse aunque estemos “fuera” de la patente unitaria). De hecho, nada impide ya plantear infracciones de patentes extracomunitarias (cuestión diferente será la obligación de probar ante el estado competente el derecho aplicable; véase en este sentido el reglamento Roma II, art. 8.1).
En cuanto al Tribunal Unificado de Patentes (TUP), su propio Acuerdo ya reconoce expresamente la remisión a RB (art. 31) por lo que esta decisión del TJUE en cuanto interpreta el alcance de este, le vincula.
Cuestión distinta – aun no resuelta – es como se podrá ver afectada la competencia del TUP en relación con aquellas demandas que ex. Art. 4 RB, incluyan patentes “puramente” nacionales (esto es, no validaciones) pues recordemos que es exclusivamente competente “para la resolución de los litigios relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario” (art 1 del Acuerdo).
Conclusión
La sentencia BSH es una gran noticia para los titulares de patentes en la UE, ya que aporta seguridad jurídica y permite diseñar nuevas estrategias de defensa con mayor claridad. A partir de ahora, las acciones por infracción pueden incluir varias patentes nacionales sin que la impugnación de su validez anule la competencia del tribunal elegido según las reglas generales. Un paso adelante en la consolidación del mercado único en materia de patentes.
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