En la última reforma de la Ley de Marcas española para adaptarla a la Directiva europea, dentro del proceso global de modernización y armonización de nuestro sistema de marcas, se introdujo la posibilidad de instar procedimientos de nulidad y caducidad de un registro de marca ante la OEPM (con anterioridad estos procedimientos contra marcas concedidas sólo podían plantearse en sede judicial).
Las acciones de nulidad y caducidad ante la oficina de marcas ya eran una realidad en la EUIPO desde la puesta en funcionamiento del sistema de la marca de la Unión Europea en 1996 y, tras la citada reforma de la ley española, pasaron a ser tramitadas por la OEPM desde enero de 2023. Transcurridos ya más de dos años desde la puesta en marcha de estos procedimientos, se observa una peculiaridad en la praxis de la OEPM en relación con los requisitos de legitimación.
A diferencia de la EUIPO, la OEPM viene exigiendo a quien insta la acción de caducidad por falta de uso que acredite un interés legítimo específico, emitiendo notificaciones de “Irregularidades en fase de admisión a trámite” con este tenor (se trata de una notificación de hace pocos días):
La solicitud de caducidad carece de justificación suficiente sobre la legitimación para poder presentarla, de acuerdo a lo establecido en el art. 58.1.a) de la Ley de Marcas.
La OEPM suele considerar subsanada la irregularidad si se invoca, por ejemplo, que la marca impugnada ha surgido como obstáculo para una marca de quien ejercita la acción, o alguna circunstancia similar.
El artículo 58.1.a) de la ley de marcas invocado por la OEPM para la potencial inadmisión dice lo siguiente (énfasis añadido).
Artículo 58. Solicitud de nulidad o caducidad.
- Podrán presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud de nulidad o caducidad del registro de la marca:
a) En los casos previstos en los artículos 51 y 54.1. a), b), y c), cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica que les resulte de aplicación, que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal.
En mi modesta opinión, el criterio de la OEPM no parece tener fácil encaje en la literalidad del texto legal. La ley sólo exige que el solicitante de la caducidad “se considere perjudicado”, y ese es un concepto muy laxo. De hecho, la expresión “se considere” se plantea de forma totalmente subjetiva, sin añadir más requisitos objetivos ni de prueba y no de otra forma como si, por ejemplo, el texto legal hubiese sido “que resulten”, lo que habría implicado la necesidad de un perjuicio objetivo.
Como he apuntado, la EUIPO admite a trámite las acciones de nulidad o caducidad sin necesidad de justificar un interés específico. Teniendo en cuenta que nuestra legislación nacional sobre marcas está armonizada con la legislación de la Unión y específicamente con el Reglamento de la marca de la Unión Europea, resulta curioso observar cómo la OEPM está aplicando criterios más restrictivos que la EUIPO, máxime si tenemos en cuenta que una de las finalidades de la institución de la caducidad de marcas es asegurar que el registro de marcas sea eficiente y que las marcas registradas se utilicen de manera real y efectiva en el mercado.
Además, según lo comentado, el tenor de la ley de marcas española no parece justificar la exigencia añadida impuesta por nuestra oficina nacional y ese criterio restrictivo tampoco parece acorde con el principio pro actione que defiende la jurisprudencia en este tipo de debates.
Si en algún caso concurriera una situación de abuso de derecho, el titular de la marca atacada podría invocarlo al presentar su contestación. Más allá de estos casos excepcionales, en principio debería prevalecer el interés general que subyace en la regulación de la caducidad de los registros de marca por falta de uso, para eliminar de los registros públicos, y por tanto como potencial obstáculo legal, aquellas que no son utilizadas en el mercado desde hace años.
Formulo este comentario simplemente como una reflexión al hilo de un debate sobre el tema que mantuvimos recientemente los compañeros en el despacho sobre estos requisitos de legitimación “añadidos” por la OEPM que parecen apartarse de la deseable armonización de criterios con la EUIPO.
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