Este noviembre, la empresa Total90 LLC ha demandado a Nike ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Luisiana. Total90 LLC acusa a Nike de infracción marcaria por haber vuelto a utilizar el signo “TOTAL 90”, pese a que —según afirma la demandante— Nike abandonó la marca en 2019 al dejar caducar el registro y cesar en su uso comercial.
En los años 2000, Nike lanzó y popularizó la marca TOTAL90 para botas de fútbol, convirtiéndola en una línea icónica por su diseño innovador, pensado para ofrecer un rendimiento óptimo durante los 90 minutos de juego. Modelos como las Total90 Laser marcaron tendencia entre jugadores de primer nivel como Ronaldinho, Wayne Rooney y Roberto Carlos. Pese al éxito inicial, Nike dejó caducar el registro en 2019 y, según la demanda, interrumpió el uso efectivo.
Es en este punto donde entra en escena Total90 LLC. La empresa adoptó el nombre TOTAL 90 y construyó una actividad comercial en torno a él. Inicialmente utilizó el signo en productos digitales relacionados con el fútbol y, más adelante, en prendas de vestir, obteniendo dos registros de marca. Según la compañía, invirtió recursos, difundió la marca y creó una identidad propia en torno al signo.
El giro inesperado llega en marzo de 2025: Nike decide recuperar TOTAL 90 y lanzar nuevas colecciones, esta vez para una línea urbana de deportivas, compitiendo directamente con Total90 LLC.
Para Total90 LLC, esto supone una invasión de su derecho marcario. La empresa sostiene que, por la fuerza comercial de Nike y su reconocimiento global, los consumidores pueden creer que es la compañía más pequeña, Total90 LLC, quien está imitando a Nike, generando el fenómeno conocido como “confusión inversa”.
El caso plantea preguntas clave: ¿Qué ocurre cuando una marca icónica que parecía abandonada es adoptada de buena fe por un tercero que la registra y la hace suya? ¿Hasta qué punto una marca está realmente “muerta” cuando su titular deja de utilizarla? ¿Quién tiene mejor derecho: ¿la gran empresa que intenta recuperar la marca histórica que había dejado de usar o la otra empresa —más pequeña, pero jurídicamente diligente— que entretanto la registró y la convirtió en parte de su negocio?
En derecho marcario, cuando una marca no se renueva o no se utiliza de manera efectiva durante un período prolongado y consecutivo —en general 5 años, 3 en algunos países—, caduca o se vuelve vulnerable a la caducidad. Esto implica que queda libre para que un tercero la registre y la utilice de buena fe, tal como afirma haber hecho Total90 LLC.
No obstante, pese a la claridad de los requisitos legales que provocan la caducidad, su aplicación práctica en el mercado no siempre es sencilla ni está exenta de debate.
Algunas marcas icónicas, aun sin un uso real y efectivo, no desaparecen del todo: siguen presentes gracias a su circulación en mercados de coleccionismo, reventa o servicios posventa. En Europa, el caso Ferrari TESTAROSSA (TJUE, C-720/18) es un ejemplo: aunque no fabricaba el modelo desde los años 90, Ferrari evitó la caducidad acreditando un uso residual —venta de recambios, certificados de autenticidad y miniaturas con licencia— que el Tribunal General consideró suficiente para cumplir la función esencial de la marca: garantizar el origen comercial.
Nike podría invocar argumentos similares y alegar que TOTAL 90 nunca desapareció del todo gracias a su notoriedad residual y a su presencia en el mercado secundario, pero tendría que demostrar que ese uso residual le es atribuible, no simple actividad de reventa independiente.
Por su parte, Total90 defiende que actuó dentro de la legalidad y que el sistema marcario debe proteger a quien adopta un signo aparentemente disponible con buena fe y lo utiliza, con la inversión correspondiente. Reivindica el derecho exclusivo que le confiere el registro válido de sus marcas, en las que fundamenta la acción de infracción.
Es el debate entre dos derechos legítimos: el del nuevo titular registral, que ha actuado con diligencia, y el del gigante histórico que quiere recuperar un derecho que formaba parte de su legado. Si el Tribunal considera que Nike abandonó la marca, la protección debería recaer en Total90. Si, en cambio, entiende que la notoriedad, el valor histórico y la presencia residual mantenían viva la marca, Nike podría recuperar la prioridad.
El caso TOTAL90 ilustra la tensión entre seguridad jurídica y el valor económico de las marcas icónicas. La respuesta no es sencilla. El sistema marcario busca, por un lado, incentivar el uso real y evitar que signos inactivos queden bloqueados durante décadas. Pero, por otro, también pretende preservar el patrimonio identitario de marcas con un legado y valor reconocido, incluso cuando ya no se comercializan activamente.
Una vez más, el derecho marcario nos muestra su faceta más viva: las marcas son mucho más que la palabra o el logotipo objeto de registro; son activos vivos, con memoria, reputación, valor emocional y comercial. Cuando una marca despierta tras años dormida, puede encontrarse con que alguien más ya la ha hecho suya. Habrá que esperar la decisión del Tribunal para saber si TOTAL 90 estaba realmente muerta o si, aunque débil, mantenía el latido, a la espera de su regreso.
En definitiva, revivir una marca sin una estrategia sólida puede implicar riesgos significativos. Para proteger los activos más valiosos y evitar sorpresas, es recomendable mantener un uso residual y renovar el registro incluso cuando la marca esté “dormida”. Asimismo, conviene establecer una vigilancia activa y, antes de un revival, analizar el escenario registral y de mercado, planificar la protección internacional y asegurar la cobertura adecuada. A priori puede parecer una inversión elevada, pero siempre resulta más rentable prevenir que litigar.
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