El Proyecto de Ley de Patentes contiene múltiples cuestiones que pueden suponer cambios significativos en la práctica del Derecho de patentes en España. Se trata de un texto muy extenso (ochenta páginas del Boletín Oficial de las Cortes Generales), por lo que solo entresacaremos las cuestiones más relevantes, con la debida cautela, ya que la tramitación parlamentaria está en marcha y se han presentado bastantes enmiendas.
Desde la perspectiva registral la novedad más destacable es que se establece un sistema general de examen sustantivo previo a la concesión. En la actualidad la realización de examen es potestativa para el solicitante, que, incluso en los casos en los que el Informe del Estado de la Técnica sea muy desfavorable, puede optar porque no haya examen y se conceda la solicitud. Tanto en la Ley vigente como en el Proyecto las oposiciones se realizan antes de la concesión (a diferencia por ejemplo de lo que sucede con la patente europea, en la que las oposiciones son post-concesión).
La Ley vigente prevé que cualquier interesado estará legitimado para interponer recurso contencioso-administrativo contra la concesión de la patente sin que sea necesario que haya presentado observaciones al informe sobre el estado de la técnica, ni que haya presentado oposición dentro del procedimiento de concesión con examen previo. Frente a este régimen el Proyecto restringe el recurso de alzada, ya que el recurso administrativo contra la concesión de una patente solo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. Esto es coherente con la práctica actual de la OEPM en materia de recursos de marcas (no se admite el recurso de alzada por quien no ha presentado oposición a la concesión de la marca), pero no es conforme con la doctrina de los Tribunales contencioso-administrativos que permiten la revisión de los actos administrativos también por interesados que no hubieran sido parte en el procedimiento administrativo siempre que tuvieran un interés legítimo (p.ej., TS 27-3-06).
En materias de modelos de utilidad el régimen es muy parecido al actual, si bien se aclaran algunas dudas sobre su ámbito de aplicación (fundamentalmente se excluyen los modelos de utilidad farmacéuticos y biológicos, pero se admiten los modelos de utilidad químicos, fundamentalmente para pequeñas invenciones cosméticas y similares). La novedad del modelo de utilidad pasa a ser mundial (frente a la novedad meramente nacional que exige la regulación actual). Se introduce una norma peculiar en el Proyecto por el cual los modelos solicitados después de la entrada en vigor de la nueva Ley (prevista para 1 de diciembre de 2016) no podrán ejercitar acciones de defensa del Derecho sin solicitar previamente un Informe sobre el Estado de la Técnica para este modelo, incluso previéndose la suspensión del plazo para la contestación a la demanda hasta que se haya presentado el Informe sobre el Estado de la Técnica. Es aconsejable que los titulares de modelos de utilidad soliciten este Informe antes de que exista la eventualidad del litigio, ya que de otro modo tendrán importantes problemas, p.ej., para obtener medidas cautelares.
En el Proyecto de Ley de Patentes se introducen varias modificaciones en el régimen de licencias obligatorias. Se incluyen dos nuevos supuestos de licencias obligatorias, que son la necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa firme de alcance nacional o comunitario, o una sentencia, hayan declarado contrarias a la legislación de defensa de la competencia, y las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública previstas en el Reglamento (CE) n.º 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 que las regula.
Es muy interesante el Proyecto en relación con las cuestiones procesales que plantea. Se regula por primera vez en el Derecho positivo la posibilidad de modificación de las reivindicaciones por parte del titular de la patente, bien en las acciones directas de nulidad o en las reconvenciones de nulidad (si bien antes de esta disposición del Proyecto existían resoluciones de los Tribunales sobre la aplicación directa del artículo 138 del Convenio de la Patente Europea, que permite la modificación de las reivindicaciones de las patentes europeas). Este régimen será aplicable también a las patentes nacionales (o las que hayan seguido la vía PCT, pero no hayan sido tramitadas como patentes euro-PCT).
La OEPM podrá intervenir para que dictamine sobre la validez de las patentes (esto es, se vuelve a incorporar el antiguo artículo 128 de la Ley de Patentes, que fue derogado), si bien la intervención no es obligatoria. Se trata de una mera aclaración del régimen vigente (si bien es cierto que tras la derogación del antiguo art.128 LP, la OEPM no era llamada como experto).
Se regula la posibilidad de adoptar medidas destinadas a preservar la confidencialidad de la información que suministre una de las partes. Se trata de los llamados "clubs" de confidencialidad en los cuales las partes pueden ver limitado el acceso a la información (que por ejemplo solo podrá accederse por los abogados o por los peritos, con obligación de no comunicarlo a la parte). Esta figura ha sido aplicada por algún tribunal español (p.ej. el Juzgado de lo mercantil nº 12 en un caso de private enforcement de derecho de la competencia), pero está bastante extendida en la jurisprudencia comparada.
En materia de competencia judicial se prevén cambios relevantes. Actualmente la competencia corresponde teóricamente a los Juzgados de lo mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente (digo teóricamente porque hay Comunidades donde los Tribunales mantienen posiciones contrarias a la opinión mayoritaria y se sostiene que la competencia corresponde al Juzgado de lo mercantil del domicilio del demandado aunque no sea la sede del TSJ, así en Islas Canarias, País Vasco, Extremadura y Galicia). Esta competencia se restringe en el Proyecto a aquellos Comunidades Autónomas a las que el CGPJ haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes. Si no hubiera un Tribunal especializado en la Comunidad Autónoma del domicilio del demandado, se podrá demandar ante cualquier Tribunal especializado designado por el CGPJ. Se abre, por tanto, la posibilidad de que haya una especialización judicial en patentes, que es especialmente necesario. En particular en los pleitos de nulidad, cuando el demandado es español, se debe demandar en el domicilio del demandado, lo que obliga a que el caso se lleve ante Juzgados de lo mercantil que pueden tener poca experiencia en materia de patentes.
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