Cada día es más común que la explotación comercial de un determinado derecho de propiedad industrial (en este caso nos centramos en marcas) se lleve a cabo por medio de un acuerdo de licencia. Así las cosas, es del todo normal que el número de conflictos que se dan, y que se ventilan en sede judicial, entre titulares y licenciatarios haya crecido exponencialmente en los últimos años.
La Audiencia Provincial de Alicante, en su papel de Tribunal español de Marca de la Unión Europea, ha tenido la oportunidad de pronunciarse recientemente (sentencia de 6-10-17 EDJ 250706) en un caso en el que se cuestionaba, entre otros extremos, la vigencia de un contrato de licencia entre el titular marcario y uno de sus distribuidores, así como la existencia de actos de infracción de marca por parte del segundo.
En primera instancia la mercantil Austriaca JULIUS BLUM GmbH demandó al que consideraba -al tiempo de interponer la demanda- su ex licenciatario, DOS-P INDUSTRIAS DEL HERRAJE, S.L (según la actora la licencia de distribución que les unía había sido resuelta de manera unilateral mediante burofax de octubre de 2013) por la infracción de sus marcas de la Unión Europea “BLUM”.
El demandado se defendió alegando, entre otras cosas, que el acuerdo de licencia entre ambos contendientes seguía estando en vigor ya que la resolución pretendida por JULIUS no había sido aceptada por su parte, circunstancia que impedía la existencia de infracción (al estar el uso de las marcas de la actora amparado por la citada licencia).
El juzgador a quo concluyó, siguiendo la tesis de DOS-P, que el acuerdo de licencia seguía en vigor por lo que el uso de las marcas de la actora no sería infractor. En verdad, la sentencia de instancia concluyó que había infracción, aunque la limitó a una conducta muy particular relacionada con la alteración de los productos marcados -eliminación de los números de identificación de las cajas de los productos identificados con la marca de la actora-. En relación con el resto de usos llevados a cabo por el demandado, se negó la existencia de infracción alguna.
Disconforme con el mencionado pronunciamiento, JULIUS recurrió en apelación. Tras analizar los autos y las alegaciones de ambas partes la Audiencia Provincial, entendemos que con muy buen criterio, corrigió el criterio de instancia, confirmó que el acuerdo de licencia se resolvió de manera unilateral por medio del mencionado burofax de octubre de 2013 y concluyó que el uso de las marcas del titular por el ex licenciatario desde la fecha en que el citado acuerdo se revocó, es infractor.
Del literal de la resolución a la que nos referimos se pueden extraer toda una serie de criterios prácticos a tener en cuenta a la hora de resolver acuerdos de licencia:
i) la resolución unilateral injustificada (“ad nutum”) es perfectamente válida en supuestos en los que la relación contractual es, en principio, de duración indefinida;
ii) lo anterior sin perjuicio de que dicha resolución pueda dar lugar a daños y perjuicios;
iii) el ejercicio resolutorio debería de hacerse “dentro de los parámetros de la buena fe”, circunstancia que se encuentra estrechamente relacionada con la figura del preaviso. La facultad de resolver una licencia de forma sorpresiva se puede entender como un ejercicio abusivo del derecho del licenciante, circunstancia que si bien no afecta a la extinción del vínculo contractual sí que puede, como hemos adelantado, dar lugar al pago de daños y perjuicios al perjudicado;
iv) desde el mismo momento en que el titular marcario expresa su voluntad de resolver, el uso marcario debe entenderse infractor, y
v) no es necesario por lo tanto esperar a que el acuerdo de licencia se resuelva judicialmente.
Entiendo que la decisión de la Audiencia es muy acertada y se alinea con jurisprudencia existente en la materia. Cito, por todas, las sentencias de AP Alicante de 30-09-15 (EDJ 2251146) y de 23-10-08 (EDJ 283048), y del Jdo. mercantil nº 1 de Alicante de 27-09-12 (EDJ 370478).
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