Introducción: la problemática de las keywords
La irrupción de las nuevas tecnologías –en especial, de internet- ha transformado en muchos aspectos las formas de hacer publicidad. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta “nueva publicidad” son los enlaces patrocinados que los buscadores de internet despliegan junto a los resultados “naturales” de búsqueda. El funcionamiento de dichos sistemas es relativamente sencillo: normalmente los anunciantes pujan por determinados términos de búsqueda o keywords, de forma que cuando los internautas introducen estos términos de búsqueda, el buscador muestra, junto a otros resultados, anuncios o enlaces patrocinados a las páginas web de dichos anunciantes.
En el ámbito de estos servicios de referenciación se vienen planteando desde hace un tiempo diversas controversias, derivadas del uso de marcas registradas ajenas como keywords por parte de anunciantes para ofrecer productos o servicios competidores. Estos conflictos han dado lugar a sucesivas sentencias que han ido perfilando el régimen de uso de los mismos desde la perspectiva de la responsabilidad del anunciante que contrata y utiliza una marca ajena como palabra clave.
La sentencia núm. 94/2017, de 15 de febrero, resuelve un conflicto que enfrentaba a dos empresas del sector de la fabricación y el mantenimiento de ascensores, Orona y Citylift, por la utilización de la marca comunitaria registrada de una de ellas -“Orona”-, como keyword en un buscador de internet.
Durante su tramitación en instancias inferiores, el Juzgado de Marca de la Unión Europea de Alicante desestimó íntegramente los motivos alegados por la demandante –Orona-, basados en la infracción de marca y competencia desleal. Sin embargo, en apelación, la Audiencia Provincial, si bien confirmó la improcedencia de la acción por infracción de marca, estimó la acción de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena (artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal). La Audiencia Provincial de Alicante expresamente indicaba que la demandada “[S]e “apropia”, en cierto modo, de la palabra identificadora de la prestación del competidor y la utiliza para intentar “arrastrar” a los interesados en ella hasta su página web”.
Según la Audiencia Provincial, el uso de “orona” como keyword implicaba un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca aunque se estima que ese mismo uso no infringía la marca –que se reconocía notoria-.
El Tribunal Supremo revoca la sentencia de la Audiencia Provincial, entre otras razones, porque la sentencia no respeta el principio de complementariedad entre las acciones por infracción de marca y competencia desleal “puesto que se califica como desleal una conducta que supera el control basado en la Ley de Marcas, con base a los mismos hechos y por efectos anticoncurrenciales coincidentes con los tomados en consideración para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria”.
Además, el TS considera que el hecho de que al introducir una palabra clave en el buscador se ofrezcan productos alternativos a los del titular de la marca, no vulnera ni la legislación de marcas, ni la de competencia desleal, ya que el anuncio “propone una alternativa a los servicios del titular de la marca notoria, sin ofrecer una imitación de tales servicios, sin causar una dilución de la marca y sin menoscabar sus demás funciones, por lo que supone una competencia sana y leal en el sector de los servicios de mantenimiento de ascensores que, por tanto, constituye la <<justa causa>> que excluye la antijuridicidad de la conducta”. Por lo tanto, si la conducta no es antijurídica desde el punto de vista de la legislación de marcas, no es posible que esa misma conducta sea considerada como competencia desleal exclusivamente con base en los mismos motivos.
Esta sentencia está en línea con la doctrina del TJUE (Sentencia de 22 de septiembre de 2011 en el asunto C-323/09) que concluye: “cuando la publicidad que aparezca en internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con “justa causa” (…)”.
En suma, la sentencia viene a confirmar anteriores resoluciones en materia de keywords, que amparan la utilización de marcas ajenas como palabras clave de búsqueda, siempre y cuando el contenido del anuncio en cuestión cumpla una serie de requisitos que se vienen perfilando en anteriores sentencias, por ejemplo: (i) no induzca a un usuario medio a pensar que los productos publicitados proceden del titular de la marca; (ii) no incluya las marcas de terceros; (iii) no genere la impresión de que existe un vínculo comercial entre el anunciante y la marca ajena; (iv) no desacredite o denigre la marca ajena; (v) no presente el producto como imitación o réplica del que lleva la marca ajena.
Es decir, es fundamental distinguir entre la selección de la palabra clave en el servicio de referenciación y el uso de la marca en el texto del anuncio resultado de la búsqueda. A la luz de la sentencia comentada, solo cuando concurran las anteriores circunstancias existirá riesgo de infracción de la marca o de competencia desleal, pero no por la mera selección de la palabra clave o keyword.
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