I. PLANTEAMIENTO DEL CASO
Como punto de partida podemos señalar que un derecho anterior que es base de una oposición contra una marca de la Unión Europea debe estar vigente en la fecha de solicitud de la marca impugnada o incluso en la fecha en que se plantea oposición a la misma. Sin embargo, y especialmente cuando se produjo el “BREXIT”, se plantearon algunas dudas acerca de si el derecho anterior (por ejemplo, una marca usada en Reino Unido) debía ser considerado inexistente, cuando la oposición se resolviera después de la fecha definitiva de retirada del Reino Unido.
La resolución de esta duda era importante pues si se entendía que la fecha de vigencia del derecho anterior era la fecha de solicitud de la marca impugnada o la de presentación de la oposición, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) debía resolver el procedimiento entrando en el fondo a sabiendas que el derecho anterior ya no estaba vigente en la Unión Europea por el tema del Brexit. Por el contrario, si se consideraba que el derecho anterior debía permanecer vigente durante todo el procedimiento de oposición, la EUIPO debería resolver el asunto en el sentido de desestimar la oposición al no tener ya vigencia el derecho anterior.
En su sentencia de 5 de febrero de 2026 (C-337/22 P) el Tribunal de Justicia (TJ) ha dado un nuevo paso, quizás definitivo, para aclarar esta duda y viene a manifestar que una oposición basada en un derecho anterior del Reino Unido deberá desestimarse si la resolución de la Sala de Recursos se dicta con posterioridad a la fecha en que se produjo la retirada efectiva del Reino Unido de la Unión Europea.
II. EL ASUNTO OBJETO DE CONTROVERSIA
El 30 de junio de 2015, el Sr. JUNGUO solicitó la marca de la Unión Europea APE TEES (figurativa) para distinguir diversos productos y servicios de las clases 3, 9, 14, 18,25 y 35.
La empresa japonesa NOWHERE CO. LTD presentó oposición el 8 de marzo de 2016 basada en el artículo 8.4 RMC 207/2009 alegando la incompatibilidad de la marca solicitada con varias marcas no registradas pero usadas en Reino Unido constituidas por las figuras representativas de una cara o el cuerpo de un mono.
La oposición fue desestimada el 20 de septiembre de 2017. Tras diversos recursos ordinarios y de anulación, la Sala de Recursos de la EUIPO dictó la resolución de 10 de febrero de 2021 (R 2474/2017-2), desestimando el recurso de NOWHERE. La resolución se basó en que tras la expiración del período transitorio el 31 de diciembre de 2020, la recurrente ya no poseía en la fecha de resolución del recurso un derecho anterior con efectos en la Unión Europea.
III. SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL
El TG, mediante sentencia de 16 de marzo de 2022 (T-281/21), estima el recurso presentado por NOWHERE y anula la resolución recurrida. El TG prima facie entiende que el derecho anterior es válido para seguir suponiendo un obstáculo para el registro de la marca solicitada.
De manera resumida se puede concluir que el TG considera que en un procedimiento de oposición basado en un derecho anterior que tenga como causa un derecho usado en Reino Unido, la fecha a tener en cuenta a la hora de resolver el procedimiento, en lo que se refiere a la validez del derecho anterior, es la fecha de solicitud de la marca contra la que se presenta oposición.
Pues bien, en el presente caso, la fecha de presentación de la solicitud (30 de junio de 2015) es anterior a la fecha definitiva de la retirada del Reino Unido (31 de diciembre de 2020) por lo que el derecho anterior estaba vigente en la fecha de presentación de la marca impugnada y debía considerarse efectivo para oponerse a la marca en cuestión.
IV. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
La EUIPO presenta recurso de casación ante el TJ que es estimado. Son varios los argumentos que el TJ esgrime para estimar el recurso. En este resumen nos centraremos en el tema principal cual es la determinación de la fecha en que debe permanecer válido el derecho anterior.
Sin entrar en los profundos razonamientos esgrimidos la posición del TJ se puede resumir en que el objetivo que se persigue a la hora de dictaminar si dos marcas son compatibles es que las marcas cumplan una función esencial como es la de garantizar un origen empresarial determinado y que éste sea percibido por los consumidores sin posibilidad de confusión.
Pues bien en una situación en la que la marca anterior ya no goza de tal protección, la función esencial de esa marca ya no puede verse comprometida por el nuevo registro de la marca de la Unión, puesto que tal marca anterior ya no es idónea para cumplir dicha función esencial.
Es decir, cuando la marca o derecho anterior deja de tener vigencia ya no se plantea un problema real o teórico sobre si la convivencia de dos marcas (solicitada y oponente) puede generar confusión sobre el origen empresarial de las mercancías que las mismas pretenden distinguir.
De esta manera, el supuesto conflictivo entre una marca de la Unión y un derecho anterior basado en un uso en el Reino Unido implicaría solamente la protección del derecho anterior en la medida en que esté vigente. En el presente caso, el derecho anterior invocado tiene efectos en la Unión Europea hasta que concluye el periodo transitorio (31 de diciembre de 2020). Transcurrido esa fecha se considerará que ya no tiene vigencia en el territorio de la Unión y, por tanto, ya no se puede considerar un derecho válido.
La Sala de Recursos tiene la obligación de examinar la validez del derecho anterior antes de resolver una oposición y si ese derecho anterior no está vigente la oposición debe ser rechazada. En el caso que se enjuicia la decisión de la Sala de Recursos fue dictada el 10 de febrero de 2021, por lo que fue acertada su decisión de rechazar la oposición sin entrar en el fondo del asunto.
V. REPERCUSIONES DE ESTA DOTRINA
Como se puede apreciar, el TJ considera que para que pueda estimarse una oposición, el derecho o la marca anterior debe seguir existiendo hasta la fecha en que se dicte la resolución final sobre dicha oposición; es decir, no solo en el momento en que la División de Oposición dicte su resolución, sino también cuando la Sala de Recursos emite la suya poniendo fin al procedimiento administrativo ante la EUIPO.
Había precedentes que incitaban a pensar que el TJ iba a tomar una decisión en ese sentido (ver STJ de 20 de junio de 2024 C-801/21 P, ECLI:EU: C:2024:528). En este caso una empresa del Reino Unido (INDO) presentó oposición contra una marca de la Unión BASMATI (figurativa) sobre la base de un derecho anterior del Reino Unido (marca no registrada).
En el caso BASMATI, la División de Oposición resolvió el procedimiento el 5 de abril de 2019 y la Sala de Recursos emitió su decisión el 2 de abril de 2020; es decir, fechas que son anteriores a la fecha definitiva de la retirada del Reino Unido (31 de diciembre de 2020).
En ambas resoluciones no se puso en entredicho la validez y vigencia del derecho anterior pues, como se ha indicado, tales resoluciones fueron anteriores a la fecha de retirada. Sin embargo, la EUIPO desestimó la oposición.
Por este motivo, INDO recurre ante el TG el 2 de junio de 2020 (sigue siendo una fecha anterior a la retirada) pero la sentencia del TG -de acuerdo con los plazos procedimentales- se iba a producir con posterioridad a la misma tal y como así fue (6 de octubre de 2021). Por eso, la EUIPO, que se personó en el procedimiento ante el TG, consideraba que el recursos de IDO debía ser inadmitido o desestimado pues el asunto carecía de objeto e INDO ya no tendría interés al no estar vigente su derecho en la fecha en que se iba a dictar sentencia.
El TG estima el recurso de INDO en sentencia que es confirmada por el TJ. En ambas sentencias se señala que aunque en la fecha en que dicta la sentencia el derecho anterior ya no estaría vigente, lo estaba en la fecha en que la Sala de Recursos emitió su resolución por lo que en este aspecto debía ser considerado un derecho anterior válido.
Por tanto, en ambas sentencias se deja claro que en estos procedimientos de oposición el derecho anterior debe permanecer vigente en la fecha de finalización del procedimiento ante la Sala de Recursos. Esto ocurría en el caso BASMATI y, por el contrario, no se produce tal vigencia en el caso APE TEES.
La doctrina de ambas sentencias ya ha tenido repercusión en varios asuntos resueltos por la EUIPO y el propio TG. Así nuevamente respecto al Brexit podemos citar la sentencia de 30 de abril de 2025 (T-679/20) en la cual el TG declaró que la marca VAGISAN era incompatible con las marcas anteriores VAGISIL registrada en el Reino Unido.
En esta sentencia el TG aclara que en la fecha en que la Sala de Recursos de la EUIPO emitió su resolución (3 de septiembre de 2020) las marcas UK aun tenían efectos en la Unión Europea pues aún no se había producido la retirada definitiva del Reino Unido (31 diciembre 2020). El hecho de que en el momento de dictarse la sentencia (30 abril 2025) las marcas del Reino Unido ya no estuvieran vigentes para la UE no tiene incidencia pues la competencia del TG en estos asuntos es controlar la legalidad de las decisiones de las Salas de Recursos y no puede modificarlas ni anularlas por motivos que aparezcan con posterioridad a tales resoluciones. Por ello, concluye el TG, la fecha de finalización del período transitorio es irrelevante para el control de legalidad de la resolución recurrida.
Claramente se aprecia que la fecha clave para determinar la validez del derecho o marca anterior es la fecha en que culmina el procedimiento administrativo ante la EUIPO. Y esta circunstancia tiene una amplitud mayor y no solo se aplica a los casos derivados del Brexit. Su dimensión es mayor pues también es aplicable a cualquier derecho o marca anterior que haya servido de base en una oposición a una marca de la Unión Europea.
Esta afirmación la podemos ilustrar citando la reciente resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO de 23 de febrero de 2026 (R 1426/2025-5) donde confirmó la resolución de la División de Oposición y declaró que la marca oponente TECNOROBOT (figurativa) ya no podía constituir obstáculo para el registro de la marca TEKNOROB (figurativa) al haber perdido vigencia por falta de renovación el 23 de julio de 2024; fecha anterior a la decisión de la División de Oposición (18 de junio de 2025) y, por supuesto, a la fecha de resolución del recurso.
Por tanto, la conclusión es clara. Una marca o derecho anterior debe estar vigente al momento en que la Sala de Recursos dicte resolución. Y, de acuerdo con la STG de 30 de abril de 2025 (T-679/20), la falta de vigencia posterior, durante el procedimiento ante el TG, no es relevante ya que el TG solo analiza la legalidad de la resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO.
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